SIC - Concepto-12190075

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-190075- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta El apoderado de un solicitante de registro de marca al que le han presentado oposición solicita, con el fin de asegurar el interés de su cliente logrando el registro marcario, que esta Superintendencia le informe cómo realizar un acuerdo amigable de convivencia de marcas y de qué manera proseguir con la empresa opositora para lograr el registro de la marca. Por último, pregunta: \"¿puede su despacho garantizar que la convivencia de las marcas derivará en una concesión del registro marcario solicitado?\".

2. Materia objeto de consulta En materia de propiedad industrial, la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio está fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden, en ejercicio de facultades administrativas, solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de

los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. De acuerdo con este escenario de funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad competente tanto para determinar la registrabilidad o rregistrabilidad de una marca, como para inscribir el acuerdo de coexistencia y decidir si hubo o no infracción a los derechos de propiedad industrial, de llegarse a proponer ante la entidad la acción jurisdiccional correspondiente, pero no por medio de un concepto, ni asesorándolo de manera particular (con lo cual estaríamos ante el riesgo de configurar falta disciplinaria y delito de asesoramiento ilegal descrito en el artículo 421 del Código Penal, Ley 599 de 2000), sino siguiendo el proceso que la ley ha establecido para tal fin, en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso, cual es el proceso de registro de marca, dentro del cual sólo será posible saber si un signo distintivo es registrable o no, con la decisión de fondo, que debe proferirse luego de realizar un análisis tecnicojurídico que exige la aplicación de criterios legales y jurisprudenciales, junto con la valoración de las pruebas que obren en el expediente, y el juez natural indicado para ese proceso, quien es, en primera instancia, el Director de Signos Distintivos, y en segunda instancia el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la cual

se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, \"los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no\". Sin embargo, se aclara que a pesar de que mediante conceptos la Oficina Asesora Jurídica puede manifestar opiniones, consejos o hacer recomendaciones, éstas deberán rendirse teniendo en cuenta lo que prescribe la ley sobre el tema consultado en casos generales y abstractos; bajo ninguna circunstancia podrán llegar hasta el lanzamiento de predicciones sobre la decisión, la resolución del asunto particular planteado (so pena de violación del debido proceso) ni a la asesoría en defensa de los intereses particulares del peticionario (básicamente, por no ser función legalmente establecida a la Superintendencia y por las consecuencias penales y disciplinarias que acarrearía la asunción de funciones no asignadas expresamente por la Constitución o la ley). Por lo tanto, absolveremos su consulta dentro del marco de nuestras facultades y conocimientos como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses. 2.1 Los acuerdos de coexistencia marcaría

El Tribunal de Justicia Andino ha definido así los acuerdos de coexistencia marcaría: \”Los acuerdos de coexistencia marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares\". La aceptación de este negocio jurídico por la normatividad vigente en materia de propiedad industrial se ha previsto en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se transcribe a continuación: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo,

cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. (Subrayas nuestras) El Tribunal de Justicia Andino, mediante reiterados fallos ha interpretado la norma anterior de la siguiente manera: \”EI artículo mencionado prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: “Los Acuerdos de Coexistencia Marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas

nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente: “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. (Proceso 50-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001). Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”; (...) Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial\”. (Subrayas nuestras) Sobre el tercer inciso del artículo 159 de la Decisión 489, el Tribunal de Justicia manifestó que: \”De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas

para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate\". De acuerdo con lo anterior, tenemos que de presentarse durante el trámite de registro de una marca un acuerdo de coexistencia entre el solicitante y el titular de una marca registrada previamente (sea el opositor o no), existe la posibilidad de que se conceda el registro en trámite, siempre y cuando la Superintendencia de Industria y Comercio determine que dadas las previsiones acordadas por las partes (artículo 159 de la Decisión 486 Andina) no habría riesgo de confusión para el público por razón de la coexistencia. La existencia de un acuerdo de coexistencia no garantiza la concesión del registro en trámite. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA