SIC - Concepto-12193148

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-193148- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 4

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Quisiera saber si es posible adicionar a una marca ya registrada el símbolo internacionalmente reconocido de marca registrada (la R encerrada en un círculo al final de cada marca). Si es posible cuál es el precio de la adición.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de

denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones emitiremos nuestro concepto. 2.1 Forma de usar la marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005, ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: \”EI artículo 110 de la Decisión 344 establece que “el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: 1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios

sustanciales. 2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cual es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. 3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación\” (Subrayas nuestras) No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca adicionándole elementos gráficos o denominativos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos o denominativos a la marca, que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión del registro, debe considerar que éstos podrían llegar a afectar

la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. 2.3 El símbolo ® en Colombia En Colombia el uso del símbolo ® (marca registrada) no aporta protección jurídica especial a una marca, no es obligatorio y tampoco está prohibido, de manera que puede usarse libremente. Ahora, dependerá de la forma como se adicione este símbolo a la marca registrada, es decir, de si altera o no la distintividad de la misma, que será necesario o no un nuevo registro. 3.Conclusión 3.1 No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar su marca adicionándole elementos gráficos o denominativos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos o denominativos a la marca registrada que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión del registro, deberá tener en cuenta que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. 3.2 En caso de que los elementos que pretenda introducir en su marca registrada se aparten de las pautas dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le sugerimos pensar en la posibilidad de registrar un nuevo signo distintivo.

3.3 El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada, alterando su carácter distintivo, puede motivar la cancelación por falta de uso. 3.4 El uso de marcas en el mercado no sólo implica el respeto a los derechos de propiedad industrial. También implica el respeto a las normas que protegen la leal competencia. 3.5 Consideramos que sí el símbolo ® se usa con una marca registrada con el único propósito de indicar al público que la marca está registrada, sin afectar su distintividad, es decir, sin que se integre a ella de tal manera que reforme sus elementos, no será necesario realizar un nuevo registro. En caso contrario, sí. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA