SIC - Concepto-12199449

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-199449- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 3

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta ¿Puede un usuario industrial, declarado como zona franca permanente especial, autorizar a favor de un tercero la licencia de uso exclusivo de marca (nombre o razón social) a partir de la suscripción del respectivo contrato de uso, con el lleno de las formalidades de ley? En el texto de la consulta se aclara que la marca está compuesta por el nombre o razón social de la sociedad.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y

lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas funciones emitiremos nuestro concepto. 2.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca (1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia (2) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".

Es así como en ejercicio del atributo positivo del derecho al uso exclusivo sobre marca, el titular del registro puede licenciar o autorizar su explotación o uso a otra persona, natural o jurídica (a uno o más terceros, se dice en el artículo 162 de la Decisión 489 Andina, norma que consagra la posibilidad legal de realizar dicho negocio jurídico), dentro de las condiciones que pacten las partes. Por lo tanto, si un usuario industrial de una zona franca es el titular de un registro de marca, podrá licenciar su uso mediante un contrato, cuyo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio es opcional, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 729 del 13 de abril de 2012, por medio del cual se reglamentaron parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.qov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Notas de referencia:

1. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto)

2. Ibídem, artículo 154

3. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.