SIC - Concepto-12201825

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-201825- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 4

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Si se celebra un contrato de licencia de uso de marca en el que los licenciatarios se obligan a usar la marca en la forma en que fue originalmente registrada y la marca es nominativa, otorgada mediante Resolución 3461 del 26 de febrero de 1999, la pregunta es si existe agún problema para el licenciatario por el uso de la misma marca en cuanto a su denominación, pero en letra cursiva o en otro tipo de letra.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y

lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas funciones emitiremos nuestro concepto. 2.1 Forma de usar la marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005, ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: \"EI artículo 110 de la Decisión 344 establece que "el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: 1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos

no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. 2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cual es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. 3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) (5) De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación\" (Subrayas nuestras) No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca adicionándole elementos gráficos o denominativos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como ei nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos o denominativos a la marca, que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante eltrámite de concesión del registro, deberá tener en cuenta

que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. Ahora, si bien desde el punto de vista de la forma como el titular del registro marcario debe usar su marca nominativa registrada, también debe considerarse que al existir un contrato de licencia sobre esa marca, las partes estarán sujetas a las condiciones pactadas él, por lo cual, lo conveniente es analizar sus cláusulas antes de tomar decisiones sobre el uso de la marca. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA