SIC - Concepto-12206317

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-206317- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta ¿Qué debo hacer para solicitar el registro de una patente que fue otorgada en Venezuela, pero quiero poder protegerla aquí en Colombia? ¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez que le declaran el abandono de la solicitud de registro de una patente cuando no se admiten recursos? ¿Es necesario retirar el registro o puede hacerse una nueva solicitud?

2. Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, de acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, principalmente, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, y ejercer control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones.

En materia de propiedad industrial, mediante el mismo decreto se le asignó a la

Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. De acuerdo con el anterior marco normativo, responderemos su consulta. 2.1 Tipos de protección otorgada a las creaciones técnicas Nuestro ordenamiento jurídico reconoce varias modalidades de propiedad industrial, por las cuales se busca proteger las creaciones técnicas: (i) patente de invención, (ii) patente de modelo de invención y (iii) registro de diseño industrial. La invención es el desarrollo de una solución práctica a una necesidad o problema técnico y se puede otorgar patente de invención sobre productos, procedimientos, métodos de fabricación, máquinas o aparatos, que reúnan 3

condiciones: novedad (que no exista a nivel mundial), nivel inventivo (que no sea un desarrollo obvio para alguien experto en la materia que trata el invento) y aplicación industrial (que lo inventado pueda ser utilizado o fabricado en cualquier industrial). La patente de modelo de utilidad se otorga a aquellas invenciones consistentes en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Las condiciones que debe reunir el invento para ser protegido por patente de modelo de utilidad son: debe ser un producto (no un procedimiento) novedoso y con aplicación industrial. El registro de diseño industrial se puede otorgar sobre una forma externa bidimensional o tridimensional de un producto, que le da una apariencia particular, que es la que se protege. De acuerdo con lo anterior debe usted evaluar su máquina y definir cuál de las formas de protección le corresponde. 2.2 Titulares de derechos sobre patentes de invención o de modelo de utilidad y registro de diseño industrial En el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el derecho a la patente pertenece al inventor, pero que ese derecho podrá ser transferido por acto entre vivos (como un contrato de trabajo o de prestación de servicios) o por vía sucesoria. Para el caso de los diseños industriales, el artículo 114 de esa Decisión señala al diseñador (o diseñadores) como la persona a quien pertenece el derecho al registro y a quien también se le

da la posibilidad de transferirlo por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los artículos 22 y 114 citados también dejan claro que los titulares de patentes y de registros de diseños industriales pueden ser personas naturales o jurídicas. A continuación, en el artículo 23 se determina que, sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada país miembro de la Comunidad Andina, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, y lo que se establece en la legislación interna al respecto, en el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, es lo siguiente: \"Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito\" De acuerdo con lo anterior, la transferencia de derechos de propiedad industrial debe constar por escrito y puede darse mediante el negocio jurídico de la cesión de derechos o por medio del contrato de prestación de servicios, caso este en el cual la transferencia se presume, a menos que se establezca lo contrario. Adicionalmente al derecho económico que se confieren al titular de la patente, para explotarla de manera exclusiva y excluyente, le informamos que existe el derecho moral del inventor al que hace referencia el artículo 24 de la Decisión 486

Andina, en concordancia con el artículo 4 ter del Convenio de París (que prevé como derecho moral del inventor el de ser mencionado como tal en la patente), consistente en ser mencionado como tal en la patente y poder igualmente a oponerse a esta mención. 2.3 Principios de independencia y territorialidad de las patentes En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por el cual se establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, "[l]as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no Implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención en otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad

de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente. 2.4 Prioridad en materia de patentes, registros de diseños industriales y registros de marcas en Colombia La prioridad es un derecho establecido en la normativa marcaría internacional e implica para el titular de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, de registro de diseño industrial o de marca, la posibilidad de solicitar protección en cualquiera de los países miembros de tratados internacionales como el Convenio de París (para marcas y patentes), de la Convención Interamericana de Washington (sólo para marcas), del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT (sólo para patentes), del Tratado sobre el Derecho de Marcas (sólo para marcas), del Protocolo del Arreglo de Madrid (sólo para marcas), siempre y cuando se invoque dentro del término establecido en el Convenio de París: 12 meses para las patentes de invención y modelo de utilidad y 6 meses para los registros de diseños industriales y marcas. Este derecho está consagrado en el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: \"La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un Derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá

al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas\" Si la patente ya fue concedida, consideramos que en virtud de la norma transcrita ya no es posible obtener la protección en otro país. 2.5 Abandono de la solicitud de patente De acuerdo con el artículo 44 de la Decisión 486 Andina, si transcurre el plazo de 6 Ineses (3 meses cuando es solicitud de patente de modelo de utilidad, de conformidad con el artículo 85 de la misma Decisión), contados desde la publicación de la solicitud, sin que el solicitante pida el examen de patentabilidad

y pague la tasa respectiva, la solicitud caerá en el abandono. Una vez se detecte en el sistema de información de la entidad que transcurrido el plazo no se ha radicado en el expediente respectivo el pago de la tasa señalada para el examen de patentabilidad, se verifican los datos en el expediente y si resultan cumplir con lo establecido en el artículo 44, se declara la caducidad por parte del Superintendente de Industria y Comercio, si la solicitud es de patente de Invención, o por el Director de Nuevas Creaciones, si la solicitud es de patente de modelo de utilidad. Teniendo en cuenta que la decisión que declara el abandono de la solicitud de patente es definitiva y hace imposible proseguir el trámite, contra la decisión del Superintendente de Industria y Comercio (sobre el abandono de la solicitud de patente de invención) procederá recurso de reposición y contra la decisión del Director de Nuevas Creaciones (sobre el abandono de la solicitud de patente de modelo de utilidad) procederá recurso de apelación y, en caso de rechazarse este último, el de queja. Los recursos deberán interponerse de la forma establecida en el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, modificada por la Resolución 42847 del 18 de julio de 2012: \"5.3. Oportunidad y presentación de recursos de la vía gubernativa contra los actos expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

de Industria y Comercio. "Los recursos de reposición o apelación, según corresponda, que procedan contra los actos expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación efectuada en la forma dispuesta en esta resolución. "Para el caso de los actos administrativos expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial, la contabilización del término para la presentación de los recursos procedentes se hará teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única. "Los recursos serán recibidos y radicados en el Centro de Documentación e Información de la Superintendencia, en el horario de atención al público, cuando sean presentados en físico. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio recibirá recursos por los medios electrónicos oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin, esto es, el sistema de radicación en línea, hasta las 23 h 59Y del día en que vence el término para presentarlos, sin perjuicio de su posterior y consecuente radicación por el funcionario correspondiente, en el Centro de Documentación e Información de la Entidad, y la anotación de su presentación en el registro que para el efecto lleva la Secretaría General. "No se requerirá de diligencia de presentación personal de los recursos. 5.3.1 Traslado de los Recursos "Cuando con los recursos se aporten pruebas en un trámite en el que intervenga más de una parte, la Superintendencia de Industria y Comercio,

mediante comunicación enviada a las demás partes, dará traslado del Recurso por un término de cinco (5) días, para que presenten sus argumentos si lo estiman conveniente". 5.3.2 Decreto, práctica y valoración de pruebas "La Superintendencia de Industria y Comercio apreciará las pruebas documentales que se presenten con el recurso en la decisión que resuelva el mismo. En dicha resolución se pronunciará sobre el rechazo de las que sean legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas de acuerdo con el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil. "Mediante oficio se decretarán las pruebas que resulten procedentes, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el cual no proceden recursos, y en el cual se informará cuándo vence el término probatorio. Las pruebas serán valoradas en conjunto en la decisión final". Sobre la firmeza de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los cuales está el que declara el abandono de una solicitud de patente, en el numeral 6.6 del Capítulo VI del Título I de la Circular Única, se instruye los siguiente: "Los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedan en firme en los eventos previstos en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o la norma que lo derogue o modifique. En los actos administrativos expedidos en los

trámites de Propiedad Industrial, los términos para su firmeza y ejecutoria deberán contarse desde la fecha en la que se entienda surtida la notificación de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.2., de este capítulo. Los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedan ejecutados en los eventos previstos en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". En el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se dispone los siguiente sobre los eventos en los cuales quedan en firme los actos administrativos: \"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. \" Una vez en firme un acto administrativo, se presume su legalidad y solo será posible anularlo mediante una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como se establece en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo: \"Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. \" Por lo tanto, frente a sus preguntas: ¿cuál es el procedimiento a seguir una vez que le declaran el abandono de la solicitud de registro de una patente cuando no se admiten recursos? ¿Es necesario retirar el registro o puede hacerse una nueva solicitud?, la respuesta es que una vez en firme la declaración de abandono de una patente, sólo podría ser controvertida interponiendo una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Consejo de Estado. Sobre la segunda parte, no hay norma que prohiba presentar una nueva solicitud, pero deberá tener en cuenta que uno de los requisitos de patentabilidad es la novedad, que significa que la información sobre la invención o modelo de utilidad a patentar no haya sido accesible al público, característica que no se cumpliría si el abandono de la solicitud es el referido en el artículo 44 de la Decisión 486 Andina, pues a esas alturas del trámite ya se ha cumplido con la publicación de la solicitud De patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Caso distinto es el abandono al que se refiere el artículo 39 de la misma Decisión, pues al tener ocurrencia su consecuencia es la pérdida de su prioridad, de manera tal que podría presentarse una nueva solicitud, con el riesgo de que entre la primera solicitud y la segunda se haya presentado otra que afecte la novedad.

3. Conclusión 3.1 El alcance del derecho obtenido mediante patente en Colombia sólo cubre el territorio nacional a menos que se cumpla el tramite señalado en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, que puede consultar a través de nuestra página en Internet. 3.2 No se puede invocar prioridad de una solicitud de patente presentada en cualquiera de los países miembros del Convenio de París o del PCT, pasados 12 meses contados a partir de la fecha de radicación de la primera solicitud. 3.3 Una vez en firme la declaración de abandono de una patente, sólo podría ser controvertida interponiendo una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. 3.4 No hay norma que prohíba presentar una nueva solicitud de patente después de haber sido declarado el abandono de la solicitud. Sin embargo, deberá tener en cuenta que la publicación de una solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial afecta la novedad de la invención o del modelo de utilidad de que se trate.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica