SIC - Concepto-12213344

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-213344--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos: 1 Consulta Se consulta sobre si es necesario registrar una marca de hierro que se impone a los animales, para identificar a su propietario y establecer la trazabilidad del semoviente. 2 Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad Industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y < i i > tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas funciones en materia de propiedad industrial emitiremos nuestro concepto. 2.1 Uso de marcas no registradas En Colombia el uso de un signo distintivo para comercializar un producto o servicio es libre, es decir que no es necesario que para ello se deba contar con un registro o una solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a menos que alguna norma especial establezca la obligatoriedad de este registro para cumplir con algún requisito o adquirir algún derecho. No obstante, la marca usada en esas condiciones, sin registrar ante esta entidad, no estará protegida por derechos de propiedad industrial, según la disposición del artículo 154 de la Decisión 486 Andina, por la que se establece el sistema atributivo (no el declarativo) para la protección de marcas por la disciplina de la propiedad industrial, haciendo que la legitimidad para ejercer el derecho exclusivo para usar la marca en el comercio y para interponer las acciones pertinentes contra terceras personas que ejecuten actos que puedan afectar el derecho otorgado, se derive del registro del signo y no de su uso. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha ratificado reiteradas veces al decir: "La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de Una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la

misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o limitaciones que le afecten su derecho. (...) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena." (Proceso 5IP94 del 23 de febrero de 1995, marca Benetton) Ahora, el uso en el mercado de un signo confundible con otro, registrado o no, no sólo puede llegar a afectar el bien jurídico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien jurídico de la libre y leal competencia, que ocurre cuando los competidores se valen de medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece para conquistar la clientela, y aún puede vulnerar el derecho de los consumidores a tomar una decisión de consumo libre, sin confusiones sobre el origen empresarial del producto y con la información clara, completa y veraz sobre el producto. 2.2 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,

normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no Autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales

materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo – Marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. En conclusión, desde el punto de vista de las normas generales sobre propiedad

industrial, especialmente del artículo 134 de la Decisión 486 Andina, el diseño gráfico y las denominaciones que contenga una marca de hierro para marcar ganado podrían ser registrables si no se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. Ahora de llegarse a establecer la obligatoriedad de ese registro, en normas especiales como las agropecuarias, le manifestamos que el asunto no corresponde a nuestra funciones y, en tal sentido, no podemos pronunciarnos al respecto. Sería del caso consultarlo con las entidades competentes señaladas por esas mismas normas. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1). DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416. (3). DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)” (Negrilla fuera del texto)

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos