SIC - Concepto-12213561

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-213561--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Manifestando que la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de reconocer los derechos de propiedad industrial y de controlar y apoyar la actividad empresarial, y que por ello es la indicada para suministrar la información solicitada, se le solicita a la entidad suministrar conceptos, resoluciones, de esta entidad, o jurisprudencia que haya tratado el contenido normativo del artículo 594 del Código de Comercio: \"EI contrato de licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados.

A petición de cualquier persona o de oficio, la oficina encargada del control de normas y calidades tomará las medidas adecuadas para garantizar dicha calidad e impondrá las sanciones que fieren del caso. \"

2. Materia objeto de consulta Por una parte, mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el

sistema nacional de ia propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada del control y la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos técnicos que la ley expresamente le señale (cada reglamento técnico especifica cuál es la autoridad encargada de su control y vigilancia). En ejercicio de esa función, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con los artículos 36 del Decreto 2269 de 1993 (modificado por los Decretos 3144 de 2008 y 3735 de 2009) y 61 de la Ley 1480 de 2011, la entidad tiene las siguientes

facultades: (i) realizar visitas de supervisión para comprobar el cumplimiento de los reglamentos técnicos; (ii) imponer, previas explicaciones, las medidas y sanciones señaladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, a los fabricantes o importadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuya vigilancia le haya sido asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio, por el incumplimiento de los mismos; (iii) imponer, previas explicaciones, las sanciones pertinentes a los organismos Evaluadores de la conformidad de reglamentos técnicos por incumplimiento de sus deberes y obligaciones, e (iv) imponer, previas explicaciones, las sanciones pertinentes, por la inobservancia de las instrucciones que esta entidad imparta en desarrollo de sus funciones. En el marco de estas funciones en materia de propiedad industrial y de reglamentos técnicos emitiremos nuestro concepto. 2.1 Relación del artículo 594 del Código de Comercio con las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio El artículo 594 del Código de Comercio viene a establecer, a cargo del titular de registro marcario, una obligación adicional a las de (i) usar la marca, deducida del artículo 165 de la Decisión 486 Andina que se refiere a la cancelación por no uso, y de (ii) procurar mantener su distintividad para evitar la cancelación a la que alude el artículo 169 de la misma Decisión, cual es la de controlar de manera efectiva la calidad de los productos o servicios que se identifican con su marca licenciada, hasta el punto de considerarlo solidariamente responsable frente a

terceros por los perjuicios causados en desarrollo del contrato de licencia, razón por la cual se exige que estos contengan estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios identificados con la marca licenciada. Las dos primeras funciones hacen parte del régimen de propiedad industrial y se definen según esa normativa, pero las normas que rigen la tercera corresponden al régimen de protección al consumidor, específicamente al tema de reglamentos técnicos. Por la atribución de funciones a través del Decreto 4886 de 2011 (artículo 19), concordante con la designación que al respecto hizo la Decisión 486 Andina (artículos 165 y 169) compete a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, pronunciarse sobre el incumplimiento de las dos primeras obligaciones, dentro del trámite de las acciones de cancelación por no uso o por pérdida del carácter distintivo. Ahora, consideramos que la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene la función de investigar y sancionar a los titulares de registros marcarios o a sus licenciatarios por el hecho del incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 594 del Código de Comercio (por no contener el contrato de licencia estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios identificados Con la marca licenciada o por no ejercer control efectivo de la calidad de los productos o servicios identificados con su marca). Sin embargo, cuando ese titular marcario o su licenciatario tengan la calidad de fabricantes, importadores, productores y comercializadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia le haya sido asignado a la

Superintendencia de Industria y Comercio, esta entidad podrá investigarlos e imponerles las sanciones correspondientes cuando quiera que inobserven las normas contenidas en esos reglamentos técnicos, como lo dispone el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Finalmente, le informamos que si bien ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como administradora del sistema nacional de la propiedad industrial, es que se inscriben los contratos de licencia de marcas y patentes, no los aprueba, razón por la cual no realiza un análisis de fondo de cada uno de ellos, no revisa la legalidad de sus cláusulas, sino que ante la solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad Industrial se realiza una verificación de titularidad frente a la información de la base de datos de la entidad y si no se advierten inconsistencias se procede a la inscripción de la licencia. En caso contrario se requiere al solicitante. Es importante aclarar que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 729 de 2012, 13 de abril de 2012, el registro del contrato de licencia de uso de marcas es opcional, razón por la cual la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de dichos contratos. En razón de lo anterior, le informamos que la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha pronunciado antes sobre el contenido del artículo 594 del Código de Comercio y no tenemos conocimiento de jurisprudencia relacionada. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica