SIC - Concepto-12218112

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-218112--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Se pregunta si el que un signo distintivo esté conformado por el nombre de un libro de un escritor brasilero, lo hace irregistrable como marca y realizar cualquier actividad con este nombre.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad Industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Dentro de las normas vigentes en materia de propiedad industrial no hay alguna que establezca la realización de exámenes de registrabilidad por fuera del trámite de registro de marca, que se inicia con la presentación de la solicitud de registro marcario y por el cual deben pagarse unas tasas legalmente establecidas. Bajo este entendido la Superintendencia de Industria y Comercio no realiza análisis previos de registrabilidad de marcas. No obstante, ante su consulta es nuestro deber darle la información jurídica general que le sea útil como elemento de juicio para tomar su decisión de solicitar o no el registro de una marca. Causal de irregistrabilidad con fundamento en la infracción al derecho de autor de un tercero En el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la siguiente causal de irregistrabilidad marcaria: Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste". La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar esta causal ha sido expuesta en la Resolución 27802 de 2003, accesible al público a través de la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo

Realizar en línea?/De carácter general/Consulta de actos administrativos y providencias, cuyo apartes más relevantes transcribimos a continuación: 1.2 Requisitos Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular lo cual debe ser claro y seguro para la administración puesto que de lo contrario se abriría una brecha para que toda persona interpusiera oposiciones con fundamento en supuestos derechos de autor de los cuales se dicen titulares. Para ello es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos de autor establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para ello de ningún tipo de registro, es decir, este surge sin formalidades dándose una protección inmediata. No obstante, en el expediente debe existir una prueba del derecho de autor, ya sea para determinar su antigüedad, titularidad, alcance, etc. Adicionalmente, para aplicar la causal en estudio y se configure la infracción a derechos de autor, se requiere que entre la marca solicitada y el derecho de autor, existan semejanzas. Se trata de un supuesto básico, de lo contrario no se configura la infracción como tal. 1.2.1 Parámetros para la aplicación de la causal atinente a derechos de autor (...) Con el fin de realizar una adecuada interpretación de la norma en comento, se hace necesario remitimos a las normas especiales que protegen los derechos de autor. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. En su artículo 52 señala que "La Protección concedida por la Decisión no está subordinada a

ningún tipo de formalidad. La omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos"; en el artículo 60, se establece que las obras que no gozaban de protección por no haber sido registradas, gozarán Automáticamente de la protección reconocida por la misma Decisión, (el subrayado es nuestro). En este orden de ideas, se tiene que el registro en Colombia es meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Las inscripciones se presumen ciertas, salvo prueba en contrario, pero de todas maneras dejan a salvo los derechos de terceros (art.53). De lo anterior, se concluye que en Colombia no es necesario el registro de las obras ante la Dirección de Derechos de Autor para que sean protegidas.(...) En tratándose de títulos de obras literarias, la Ley 23 de 1982 en su artículo 86 indica que "Cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga". De la norma anterior, podemos deducir que los títulos de obras que son protegidas por el derecho de autor son aquellos que no son genéricos, esto es que no son comunes a muchas especies, que son individuales, es decir que son propios y característicos de una cosa, o sea que gozan de una cualidad por la que se distinguen de sus semejantes. Igualmente así lo ha manifestado la Dirección Nacional del Derecho de Autor al indicar que "existe una clasificación internacional que distingue entre títulos originales y títulos banales, entendiéndose por los primeros aquellos que tienen un rasgo de originalidad revelando un grado de creatividad (v.gr. El Coronel no

tiene quien le escriba o El General en su Laberinto, ambos de Gabriel García Márquez); y los banales aquellos que carecen de originalidad y simplemente sirven para identificar la obra v.gr. Amor Amor o Sólo Tú\"(1) Frente a este punto es importante tener en cuenta lo mencionado por el Tribunal de Justicia Andino en el caso del registro de la marca TERMINATOR, que señaló que: "Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a los títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que este pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor. (...) Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones Humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. "En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); Los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El

Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género".(2) Por otra parte, debemos tener en cuenta lo expresado el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial 32-IP-97, en la cual dice que: "(...) Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando este, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo". Teniendo en cuenta lo anterior, debemos decir que los productos que se pretenden amparar con el signo solicitado a registro, es decir, toda clase de juegos, juguetes, artículos de gimnasia, entre otros y el contenido de la obra cinematográfica puede causar confusión entre el público consumidor, ya que este

fácilmente pude relacionarlos, al crear en su mente la idea de que se trata de juegos o juguetes que tienen estrecha relación con el contenido de la obra cinematográfica, es decir; que los juguetes personifican personajes de la obra o que son aventuras basadas en la obra. En efecto, esta Delegatura considera que los signos en estudio son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, lo cual es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la Causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se pueden consultar nuestras Resoluciones 7410 del 16 de marzo de 2007, 14445 del 22 de mayo de 2007, 32330 del 28 de septiembre de 2007, 14206 del 18 de mayo de 2007, 27025 del 29 de agosto de 2007 y 32328 del 28 de septiembre de 2007.

3. Conclusión 3.1 La Superintendecia de Industria y Comercio no realiza análisis previos de registrabilidad de marcas. El examen de registrabilidad de marcas lo practica la Superintendencia en desarrollo del trámite de registro de marca, que se inicia con la presentación de la solicitud de registro marcario y por el cual deben pagarse unas tasas legalmente establecidas. 3.2 Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular. 3.3 No gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje

común, los comunes o banales, los que simplemente indican el género o características de la obra, una determinada disciplina, o cualquiera de sus áreas o especialidades. 3.4 No podrá registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor, y, además, cuando el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Dirección Nacional del Derecho de Autor, Concepto 5079 de fecha 2 de agosto de 1995. (2) Tribunal de Justicia Andino, Proceso 32.IP-97.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica