SIC - Concepto 1271

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 15-055050- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctor: Damos respuesta a la comunicación radicada bajo el número de referencia para dar contestación a su consulta, en el término previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

En este caso, se contestará la siguiente pregunta: ¿Qué acciones se pueden adelantar en caso de que se presente alguna infracción marcaria? Con un concepto no es posible que esta Entidad se pronuncie sobre situaciones particulares, ya que esto iría en contra de la garantía constitucional del debido proceso. En efecto, la Corte Constitucional explicó, en su Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Es por lo anterior que lo que haremos será darle elementos conceptuales, considerando las normas sobre protección al consumidor y de protección de la competencia, para brindarle mayores elementos de juicio. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Es por lo anterior que lo que haremos será darle elementos conceptuales, considerando las normas sobre protección al consumidor y de protección de la competencia, para brindarle mayores elementos de juicio. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con propiedad industrial se señalan en el Decreto 4886 de 2011, la Decisión 486 de 2000 y la Circular externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio -Circular Única-. Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y decidir los asuntos relacionados con la misma. En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene las siguientes funciones: “ARTÍCULO 19. DECRETO 4886 DE 2011.- (…)

el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene las siguientes funciones: “ARTÍCULO 19. DECRETO 4886 DE 2011.- (…) “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “[…] “6. Llevar el registro de los signos distintivos. “7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo. […]”

3. PROTECCIÓN MARCARIA

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca . Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece los derechos que concede el registro de una marca: “ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) Aplicar o c olocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; “f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” El titular de una marca registrada, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercialsimilar al suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcause confusión directa o indirecta o riesgo de asociación entre el público consumidor. De esta manera, si la marca que se pretende usar no es una marca notoria, no se puede impedir su uso sobre bienes diferentes a aquellos para los que haya sido registrada. El Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado: “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.” No se permite registrar marcas idénticas o similares porque se perdería su suficiente distinción, lo que afectaría, sobretodo, a los consumidores.

4. ACCIONES PROCEDENTES

Dependiendo de la finalidad que persiga quien inicie una acción por el hecho de que otra persona haya usado su marca sin su autorización, se podrá adelantar

4. ACCIONES PROCEDENTES

Dependiendo de la finalidad que persiga quien inicie una acción por el hecho de que otra persona haya usado su marca sin su autorización, se podrá adelantar acciones diferentes. A continuación, se hablará de cada una de ellas.

4.1 ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Según el artículo 238 de la Decisión 486, se podrá iniciar ante la jurisdicción ordinaria una acción por infracción de derechos relacionados con propiedad industrial. Esta acción, de conformidad con el artículo 241 de la misma decisión, permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados. De conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ejercer funciones judiciales en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Esta competencia se Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOgenera a prevención, lo que implica que el afectado podrá adelantar esta acción bien ante los jueces civiles del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El accionante, adicionalmente, podría solicitar medidas cautelares, a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Lo anterior es, de conformidad con el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.

4.2 ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL Cuando, con una infracción marcaria, se provoque en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos y servicios, poniendo en riesgo su capacidad volitiva y decisoria, se puede decir que se ha infringido la conducta señalada en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”, que señala: “ARTÍCULO 10. LEY 256 DE 1996. - ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.” El acto de confusión se constituye por los medios de identificación empresarial,

considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.” El acto de confusión se constituye por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal). Los productos en cuestión deben tener conexidad competitiva, es decir, que han de ser del mismo tipo, vinculados o de uso complementario o sustituto, que sean publicitados a través de los mismos medios, que se comercialicen por medio de los mismos canales y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención.

Hay dos tipos de confusiones: a) Con la confusión directa, el consumidor entiende que compra un determinado producto, cuando, en realidad, compra otro. Así, si un consumidor quiere comprar Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOun producto marca “Lambda” y, en realidad, compra otro de marca “Lamda”, habrá confusión directa. b) Con la confusión indirecta, “ un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto […] No solamente el parecido de las marca s puede originar confusión entre los productos, sino ser ocasionada indirectamente, esto es, por el modo particular como se presenta o utiliza la marca.” Cuando las marcas son idénticas, o muy similares, se presume el riesgo de confusión. Para que exista tal riesgo, es necesario que se use, efectivamente, la marca que resulta confundible con las demás. Lo anterior, sin perjuicio de que la conducta descrita pueda tipificar otros actos de competencia desleal, en los términos de la Ley 256 de 1996.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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