SIC - Concepto 1278

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 15-057204- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctor: Damos respuesta a la comunicación radicada bajo el número de referencia, para contestar su consulta en los estrictos términos del artículo 25 del Código de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

En este caso, se contestarán las siguientes preguntas: ¿Aplica el sistema de indemnización preestablecida al que hace referencia el Decreto 2264 de 2014 en procesos cuya demanda se presente con antelación a la entrada en vigencia de dicho decreto?

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con propiedad industrial se encuentran señaladas en el Decreto 4886 de 2011, la Decisión 486 de 2000 y la Circular externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio -Circular Única-. Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y decidir los asuntos relacionados con la misma. En este sentido, y según lo dispone Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOel artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene las siguientes funciones: “ARTÍCULO 19. DECRETO 4886 DE 2011.- (…) “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “[…] “6. Llevar el registro de los signos distintivos. “7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo. […]”

3. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

3.1 LA ACCIÓN Según el artículo 238 de la Decisión 486, se podrá iniciar ante la jurisdicción ordinaria una acción por infracción de derechos relacionados con propiedad industrial. Esta acción, de conformidad con el artículo 241 de la misma decisión, permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras

ordinaria una acción por infracción de derechos relacionados con propiedad industrial. Esta acción, de conformidad con el artículo 241 de la misma decisión, permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados. De conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ejercer funciones jurisdiccionales en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Esta competencia se genera a prevención, lo que implica que el afectado podrá adelantar esta acción bien ante los jueces civiles del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El accionante, adicionalmente, podría solicitar medidas cautelares, a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Lo anterior es, de conformidad con el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMO3.2 EL DECRETO 2264 DE 2014

Como se mencionó más arriba, una de las pretensiones del accionante a la hora de adelantar una acción por infracción de derechos relacionados con propiedad industrial, puede ser la indemnización de los perjuicios que el uso indebido de la marca le hayan causado. El cálculo de estos perjuicios puede ser sumamente complejo. Es por lo anterior que el Decreto 2264 de 2014 permite que el demandante en un proceso de esta índole, solicite que se le dé una indemnización prevista en este decreto, que es “equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.”

4. LA APLICACIÓN DE ESTA NORMA

Tratándose de leyes procedimentales, la norma general es el efecto general inmediato de las mismas, dado que su objeto es regular situaciones jurídicas en curso y no situaciones consolidadas o derechos adquiridos. Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra

curso y no situaciones consolidadas o derechos adquiridos. Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. “Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, a manera de norma general aplicable al tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, antes mencionado, prescribe lo siguiente: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“\"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.\" “De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior. Sin embargo, su aplicación debe respetar el principio de favorabilidad penal.\" [Sentencia C-619 de 2001. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2004, señaló, al respecto: “La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en

148-IP-2004, señaló, al respecto: “La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.” Según lo anterior, habría que determinar la etapa procesal en la que el accionante puede solicitar acogerse al sistema de indemnizaciones preestablecidas, esto es, si es un trámite pendiente, o si, en cambio, se trata de una actuación o diligencia que ya se ha iniciado. En el primer caso, aplicaría el Decreto 2264 de 2014 de manera inmediata; en el segundo, aplicará la norma anterior. Para analizar en cuál de los dos escenarios mencionados nos encontramos, es menester referirnos al artículo 1 de este decreto, que explica: “ARTÍCULO 1°. DECRETO 2264 DE 2014.- En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. “Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOde los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.” Como se puede ver, el citado artículo dispone que el demandante debe señalar, en el momento de presentación de la demanda, si se acoge al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios. Con lo anterior, se podría decir que no sería posible solicitar que se aplicara el Decreto 2264 de 2014 sin que se haya señalado de manera explícita en la presentación de la demanda. No se puede pensar en la solicitud de acogerse a la indemnización preestablecida

solicitar que se aplicara el Decreto 2264 de 2014 sin que se haya señalado de manera explícita en la presentación de la demanda. No se puede pensar en la solicitud de acogerse a la indemnización preestablecida como una actuación que esté en trámite si la demanda ya ha sido presentada. Por lo anterior, las normas aplicables en los casos en que ya se haya presentado la demanda y no se haya solicitado la indemnización preestablecida, son las reglas generales sobre indemnización de perjuicios.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURíDICA ( E )

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: Rocío Soacha

Aprobó: Rocío Soacha Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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