SIC - Concepto-13006157

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-006157- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta ¿Cuál es la posición de la Superintendencia en relación con la solicitud de registro como marca de producto o de servicio, del nombre de un monumento nacional, por parte de la entidad territorial o pública sobre la cual recae la administración y control del mismo?

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria Y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y

autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Dentro de las normas vigentes en materia de propiedad industrial no hay alguna que establezca la realización de exámenes de registrabilidad por fuera del trámite de registro de marca, que se inicia con la presentación de la solicitud de registro marcario y por el cual deben pagarse unas tasas legalmente establecidas. Bajo este entendido la Superintendencia de Industria y Comercio no realiza análisis previos de registrabilidad de marcas. Nuestro concepto se referirá a la interpretación que esta Superintendencia ha hecho de la causal de irregistrabilidad marcaría, relacionada con obras protegidas por el derecho de autor, como es el caso de un monumento nacional y su título, que, consideramos, es la información que le será útil según ios términos de su consulta. 2.1 Causal de irregistrabilidad con fundamento en la infracción al derecho de autor de un tercero En el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la siguiente causal de irregistrabilidad marcaría: Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste".

La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar esta causal ha sido expuesta en la Resolución 27802 de 2003, accesible al público a través de la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/De carácter general/Consulta de actos administrativos y providencias, cuyo apartes más relevantes transcribimos a continuación: \"1.2 Requisitos Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular lo cual debe ser claro y seguro para la administración puesto que de lo contrario se abriría una brecha para que toda persona interpusiera oposiciones con fundamento en supuestos derechos de autor de los cuales se dicen titulares. Para ello es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos de autor establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para ello de ningún tipo de registro, es decir, este surge sin formalidades dándose una protección inmediata. No obstante, en el expediente debe existir una prueba del derecho de autor, ya sea para determinar su antigüedad, titularidad, alcance, etc. Adicionalmente, para aplicar la causal en estudio y se configure la infracción a derechos de autor, se requiere que entre la marca solicitada y el derecho de autor, existan semejanzas. Se trata de un supuesto básico, de lo contrario no se configura la infracción como tal. 1.2.1 Parámetros para la aplicación de la causal atinente a derechos de autor (...) Con el fin de realizar una adecuada interpretación de la norma en comento, se hace necesario remitimos a las normas especiales que protegen

los derechos de autor. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. En su artículo 52 señala que "La Protección concedida por la Decisión no está subordinada a ningún tipo de formalidad. La omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos"; en el artículo 60, se establece que las obras que no gozaban de protección por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por la misma Decisión, (el subrayado es nuestro). En este orden de ideas, se tiene que el registro en Colombia es meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Las inscripciones se presumen ciertas, salvo prueba en contrario, pero de todas maneras dejan a salvo los derechos de terceros (art.53). De lo anterior, se concluye que en Colombia no es necesario el registro de las obras ante la Dirección de Derechos de Autor para que sean protegidas.(...) En tratándose de títulos de obras literarias, la Ley 23 de 1982 en su artículo 86 indica que "Cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga". De la norma anterior, podemos deducir que los títulos de obras que son protegidas por el derecho de autor son aquellos que no son genéricos, esto es que no son comunes a muchas especies, que son individuales, es decir que son propios y característicos de una cosa, o sea que gozan de una cualidad por la que se distinguen de sus semejantes. Igualmente así lo ha manifestado la Dirección Nacional del Derecho de Autor

al indicar que "existe una clasificación internacional que distingue entre títulos originales y títulos banales, entendiéndose por los primeros aquellos que tienen un rasgo de originalidad revelando un grado de creatividad (v.gr. El Coronel no tiene quien le escriba o El General en su Laberinto, ambos de Gabriel García Márquez); y los banales aquellos que carecen de originalidad y simplemente sirven para identificar la obra v.gr. Amor Amor o Sólo Tú\"(1) Frente a este punto es importante tener en cuenta lo mencionado por el Tribunal de Justicia Andino en el caso del registro de la marca TERMINATOR, que señaló que: "Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a los títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que este pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor. (...) Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar dela protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. "En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de

autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); Los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género".(2) Por otra parte, debemos tener en cuenta lo expresado el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial 32-IP-97, en la cual dice que: "(...) Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando este, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo". Teniendo en cuenta lo anterior, debemos decir que los productos que se

pretenden amparar con el signo solicitado a registro, es decir, toda clase de juegos, juguetes, artículos de gimnasia, entre otros y el contenido de la obra cinematográfica puede causar confusión entre el público consumidor, ya que este fácilmente pude relacionarlos, al crear en su mente la idea de que se trata de juegos o juguetes que tienen estrecha relación con el contenido de la obra cinematográfica, es decir; que los juguetes personifican personajes de la obra o que son aventuras basadas en la obra. En efecto, esta Delegatura considera que los signos en estudio son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, lo cual es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, también se pueden consultar nuestras Resoluciones 7410 del 16 de Marzo de 2007, 14445 del 22 de mayo de 2007, 32330 del 28 de septiembre de 2007, 14206 del 18 de mayo de 2007, 27025 del 29 de agosto de 2007 y 32328 del 28 de septiembre de 2007. Adicionalmente, para que no se afecten los derechos de un tercero, el solicitante del registro marcario que contiene una obra protegida por el derecho de autor o el título de la misma, que tenga originalidad, debe ser el titular de los derechos patrimoniales sobre ella, es decir, el autor o sus causahabientes o quienes adquirieron los derechos por acto entre vivos (contrato de cesión de derechos, de prestación de servicios o laboral). Acerca de este tema de la titularidad de

derechos de autor, le sugerimos consultar los conceptos expedidos por la entidad competente, Dirección Nacional de Derecho de Autor, www.derechodeautor.gov.co.

3. Conclusión 3.1 Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular. 3.2 No gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común, los comunes o banales, los que simplemente indican el género o características de la obra, una determinada disciplina, o cualquiera de sus áreas o especialidades. 3.3 No podrá registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor, y, además, cuando el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo. 3.4 El registro de una marca que contiene una obra protegida por el derecho de autor o el título de la misma, que tenga originalidad, debe ser el titular de los derechos patrimoniales sobre ella, es decir, el autor o sus causahabientes o quienes adquirieron los derechos por acto entre vivos En caso de que decida registrar una marca, lo orientamos sobre el trámite a seguir: 4 Trámite para el registro de marcas 4.1 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario a) Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede

de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. b) Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). c) Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase adicional; (ii) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro

o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos d isti nti Vos/P 101 - F06. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como \"radicación de servicios en línea\" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello.

La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por los medios anunciados para solicitar antecedentes marcarios. 4.2 Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: a) Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. b) Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. c) Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. d) Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. e) Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. f) Examen de registrabilidad por parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas. g) Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de

resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.3 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \"Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito\" De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola

actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (i¡) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar

expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios. \" Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de 2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: \"1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1 Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid $60.000 1.1.2.4.2 Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3 Solicitud de transformación.de un registro $100.000 1.1.2.4.4 Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000\" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Por último, le informamos que las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Dirección Nacional del Derecho de Autor, Concepto 5079 de fecha 2 de agosto de 1995. (2) Tribunal de Justicia Andino, Proceso 32.IP-97.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica