SIC - Concepto-13015501

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-015501- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 12

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta “Yo soy estudiante de diseño gráfico. Mi novio trabajaba para una agencia de modelos, la cual fue registrada hace poco en la cámara de comercio. Él se desempeñaba como Director de Casting y Fotografía. La agencia decidió crear un programa dirigido a la comunidad gay, yo creé el logo de dicho programa, en cual no ha sido lanzado. Presentamos el logo, gustó y fue aprobado, pero nunca me lo cancelaron. El Gerente alegó que yo no trabajaba para la empresa. - Quieren sacar al aire el programa con mi logo. Mi pregunta es: ¿qué puedo hacer para evitar que eso suceda? y ¿cuál es el valor del registro del logo?”

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, principalmente, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al

consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, y ejercer control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones. En materia de propiedad industrial, mediante el mismo decreto se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. De acuerdo con el anterior marco normativo, responderemos su consulta. Sin embargo, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación administrativa nuestros conceptos únicamente deben contener pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ¡lustrar los temas que ocupan las

inquietudes de los distintos peticionarios y les permita tomar la decisión que se adapte a sus necesidades, a riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda actuación administrativa, así como la garantía constitucional del debido proceso. Observamos que la respuesta exacta a su consulta requeriría un análisis jurídico de su situación con el propósito de emitir un concepto que defienda o que esté conforme con sus intereses particulares, servicio que correspondería dar a un asesor jurídico privado y no a una entidad pública como la Superintendencia de Industria y Comercio, vigilante del bien general y limitada, como arriba se señaló, por los principios de la actuación administrativa. Por lo tanto, no nos será posible emitir la asesoría que nos pide sobre el caso que nos pone de presente, pero le brindaremos la información necesaria para que tome la decisión que más convenga a sus intereses, empezando por manifestarle que es causal de irregistrabilidad de una marca la afectación indebida de un derecho de tercero, como el que puede haber sobre una obra protegida por el derecho de autor, y que quien tenga legítimo interés, como es el caso del autor, puede presentar oposición al registro de esa obra como marca. Seguidamente, le informaremos sobre el trámite de registro de marca y sus tasas.

3. Causal de irregistrabilidad con fundamento en la infracción al derecho de autor de un tercero En el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la siguiente causal de irregistrabilidad marcaría: Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste". La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar esta causal ha sido expuesta en la Resolución 27802 de 2003, accesible al público a través de la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/De carácter general/Consulta de actos administrativos y providencias, cuyo apartes más relevantes transcribimos a continuación: 1.2 Requisitos Para que la protección señalada anteriormente pueda constituir causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se alega ser titular lo cual debe ser claro y seguro para la administración puesto que de lo contrario se abriría una brecha para que toda persona interpusiera oposiciones con fundamento en supuestos derechos de autor de los cuales se dicen titulares. Para ello es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos de autor establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para ello de ningún tipo de registro, es decir, este surge sin formalidades dándose una protección inmediata. No obstante, en el expediente debe existir una prueba del derecho de autor, ya sea para determinar su antigüedad, titularidad, alcance, etc. Adicionalmente, para aplicar la causal en estudio y se configure la infracción a derechos de autor, se requiere que entre la marca solicitada y el derecho de autor, existan semejanzas. Se trata de un supuesto básico, de lo contrario no se configura

la infracción como tal. 1.2.1 Parámetros para la aplicación de la causal atinente a derechos de autor (...) Con el fin de realizar una adecuada interpretación de la norma en comento, se hace necesario remitimos a las normas especiales que protegen los derechos de autor. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. En su artículo 52 señala que "La Protección concedida por la Decisión no está subordinada a ningún tipo de formalidad. La omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos"; en el artículo 60, se establece que las obras que no gozaban de protección por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por la misma Decisión, (el subrayado es nuestro). En este orden de ideas, se tiene que el registro en Colombia es meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Las inscripciones se presumen ciertas, salvo prueba en contrario, pero de todas maneras dejan a salvo los derechos de terceros (art.53). De lo anterior, se concluye que en Colombia no es necesario el registro de las obras ante la Dirección de Derechos de Autor para que sean protegidas.(...)\”. Para aclarar lo anterior, consideramos útil transcribir lo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha conceptuado sobre los tipos de derecho que adquiere un autor desde el momento de la creación de su obra: \”De la autoría se desprenden dos tipos de derechos: los morales y los patrimoniales. Los derechos morales facultan al autor para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación que demerite su obra, publicarla o conservarla inédita, modificarla y a retirarla de circulación. Esta

clase de prerrogativas se caracterizan por ser intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles. Por su parte los derechos patrimoniales constituyen la facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización de la obra, como la reproducción, la comunicación y distribución pública, la importación, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la misma. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son susceptibles de transmitirse tanto por acto entre vivos como por causa de muerte a los herederos o causahabientes\”. La vulneración tanto a los derechos morales como a los patrimoniales de autor es considerada conducta delictiva por la legislación penal de nuestro país, como puede observarse en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal. Ahora, en cuanto a la transferencia de los derechos patrimoniales de autor debe precisarse que se trata de un negocio jurídico solemne. A continuación, para su inmediata referencia, transcribimos el concepto 1-2010-4283, expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre el tema: \”Contrato de cesión o transferencia de derechos Este contrato, regulado por el artículo 1823 y siguientes de la Ley 23 de 1982, tiene como característica principal que el cedente se desprende de sus derechos patrimoniales, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia en el titular derivado. De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, toda enajenación y transferencia del derecho de autor, sea ésta total o parcial, deberá constar en escritura pública o en instrumento privado reconocido ante notario, de lo anterior se desprende que la cesión es solemne y sólo se perfecciona con el

cumplimiento de este requisito. Estos contratos que implican, enajenación total o parcial, y que constan en escritura pública o documento privado, deben ser inscritos en el Registro Nacional de Derecho de Autor, a efectos de ser oponibles frente a terceros. Al transferirse el derecho de autor mediante la cesión, el cesionario se transforma en titular del derecho, entendiéndose facultado para actuar en nombre propio, incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores. En el caso de que la cesión sea parcial, los autores conservarán las prerrogativas que no han transferido expresamente. Es importante resaltar que todo contrato de cesión de derechos patrimoniales debe contar con la manifestación libre de la voluntad del autor cedente, como un elemento esencial del contrato\”. De acuerdo con lo anterior, a falta de existencia de un contrato de cesión de derechos de autor, con las formalidades legales, el autor es el titular de su obra literaria o artística y estaría legitimado para oponerse al registro de una marca en la que se vincule su obra, en los términos de los artículos 146 y siguientes, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Trámite del registro de marca 4.1 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario 4.1.1. Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la

Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y

otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. 4.1.2. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. 4.1.3. Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 4.1.4 Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase adicional; (ii) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios

interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos distintivos/PI01-F06. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como \”radicación de servicios en línea\” tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por ventanilla o por medio electrónico: (i) Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el piso 1

del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá. También podrá radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogotá: CADE 30 Carrera 30 25-90 Módulo 37 Zona A

CADE Suba Calle 148 A 103 B-95 CADE Calle 13 Calle 13 37-35 Módulo 13 CADE Américas Av. Carrera 86 43-55 Sur Módulo 83

Otras ciudades: Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades

Bucaramanga Calle 41 37-62 Sede Supersociedades Cali Calle 10 4-40 of. 201 Sede Supersociedades Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades Cúcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades Manizales Calle 23 26-60 Sede Cámara de Comercio Medellín Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros (ii) Por el medio electrónico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/Radicación de servicios en línea. 4.2 Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: 4.2.1. Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. 4.2.2. Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud

cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. 4.2.3. Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. 4.2.4. Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. 4.2.5. Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. 4.2.6. Respuesta a las oposiciones, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de las mismas, prorrogable por una sola vez, por un plazo igual. 4.2.7. Audiencia de facilitación (si es del caso), que se puede convocar de oficio o solicitar y celebrar una vez vencido el término para resolver las oposiciones y hasta antes de que se profiera decisión de primera instancia, con la finalidad de resolver las dificultades que presenta una solicitud de registro de marca. 4.2.8. Examen de fondo o de registrabilidad por parte de la Superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas. 4.2.9. Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de

resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \”Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la

Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito\”. De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación

administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente

los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios\”. Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de

2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: \"1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1. Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPl conforme al Protocolo de Madrid $60.000 1.1.2.4.2. Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3. Solicitud de transformación de un registro $100.000 1.1.2.4.4. Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000\" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Finalmente, le manifestamos que la registrabilidad de cualquier marca estará sujeta al cumplimiento de los requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, evaluación que en cada caso particular, signo por signo, corresponderá al examinador de la solicitud de registro. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA