SIC - Concepto-13017632

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-017632- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \”Teniendo en cuenta que a través de la Resolución No. 078257 nos fue concedido el registro de marca solicitado, requerimos de su colaboración para obtener el Manual de uso de la marca, teniendo en cuenta que nos ha explicado que debemos registrarnos como fabricantes e importadores y además no sabemos como se coloca dentro de nuestra papelería y/o empaques, sitio, tamaño, distintivo, el número de las resolución de debe colocar?\"

2. Respuesta 2.1 Registros administrados por la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con el Decreto 4886 de 2011, por medio del cual, se modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, la Superintendencia tiene a cargo los siguientes registros públicos: ●Registro Nacional de Avaluadores, sobre el cual ejerce la inspección y vigilancia y lleva la lista que lo conforma de acuerdo con lo previsto por el Decretó 422 de 2000 y las Leyes 546 y 550 de 1999 y la modificación introducida a esta última por

la Ley 1116 de 2006. Existirá un registro por cada avaluador y cada registro deberá contener la siguiente información:

1. Avaluadores personas naturales  Nombre, número y tipo de documento de identificación;  Número de registro en el registro nacional de avaluadores;  Especialidad(es) en la(s) que está inscrito;  Profesión del avaluador;  Años de experiencia.

2. Avaluadores personas jurídicas  Nombre de la persona jurídica y NIT;  Número de registro en el registro nacional de avaluadores;  Especialidad(es) en la(s) que está inscrito;  Número de la matrícula mercantil o identificación del acto mediante el cual se reconoció personería jurídica;  Identificación del representante legal.

Igualmente se consignarán los datos del acto administrativo que haya resuelto sobre la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o motivo de recusación, y la actualización de cualquier dato de los avaluadores. ●Registro de Fabricantes e Importadores de Productos y Proveedores de Senvicios Sujetos al Cumplimiento de Reglamentos Técnicos, que lleva de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2269 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Los fabricantes e importadores de bienes y los proveedores de servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia haya sido asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio, sean personas naturales o jurídicas, deben inscribirse en esta Superintendencia informando su número de identificación,

el producto o servicio que ofrecerá al mercado y el reglamento técnico al que se encuentra sujeto. La información debe ser reportada a la Superintendencia de Industria y Comercio previamente al inicio de actividades de comercialización a través del vínculo que para tal fin estará disponible en la página web de la entidad. La información reportada se deberá actualizar anualmente, dentro de los dos (2) primeros meses del año calendario. Cualquier modificación en la información reportada, deberá ser actualizada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma. El incumplimiento del deber de inscripción en este registro acarreará las sanciones previstas en el Decreto 2269 de 1993. ●Registro de la Propiedad Industrial, en el que se inscriben todos los actos de concesión, modificación y disposición de derechos de propiedad industrial (patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, registro de diseños industriales, marcas y lemas, depósitos de nombres comerciales y enseñas comerciales, actos de autorización de uso de denominaciones de origen, renovaciones, modificaciones o afectaciones por cambio de nombre, cambio de domicilio, cambio de dirección, transferencias, licencias y sublicencias de uso, desanotaciones de licencias y sublicencias de uso, renuncia a derechos y medidas cautelares). Frente a marcas, lemas, nombres comerciales y enseñas, el efecto de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial es declarativo, de dar publicidad a los actos de creación, modificación y disposición de los derechos de propiedad industrial, en cumplimiento del artículo 1, literal h, de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, desarrollado en la Resolución 21447 de 2012

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo por la transferencia o cesión de registros de marcas, que sólo tendrá oponibilidad frente a terceros una vez inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Frente a las denominaciones de origen, la inscripción del acto de autorización de uso de las mismas tiene efecto de oponibilidad frente a terceros, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 33190 del 10 de octubre de 2007, expedida por la Superintedencia de Industria y Comercio. En materia de patentes, la inscripción de transferencias y de licencias debe registrarse para que surta efectos frente a terceros, de acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. De acuerdo con lo anterior, sólo nos sería posible pronunciarnos sobre los requisitos de inscripción en alguno de los anteriores registros administrados por la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los cuales sólo se exige la presentación de un manual de uso de la marca con la solicitud de registro de marcas colectivas y marcas de certificación, de conformidad con los artículos 182 y 187, respectivamente, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Pero, observando por su consulta, que su asunto no está relacionado con alguno de estos trámites, le sugerimos revisar si el registro al que se refiere es administrado por otra entidad con otra especialidad, para elevar la consulta ante ella. Ahora, frente a su consulta sobre la forma como debe usar su marca en la papelería, empaques, sitio, tamaño, distintivo y si el número de la resolución debe constar en

esos elementos, le informamos que a esta entidad le corresponde pronunciarse sobre el ejercicio de los derechos de propiedad industrial sobre una marca, por lo cual, a continuación, le indicaremos de qué forma debe usar su marca, según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.2 Forma de usar la marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005: \”EI artículo 110 de la Decisión 344 establece que "el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier

variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo, podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación\”. Según lo anterior, no obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca mixta restándole, adicionándole o de cualquier manera modificándole algunos elementos como el color o separando la parte gráfica de la nominativa, sin que por ello se considere como nuevo signo, mientras no se altere su carácter distintivo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. Por esta razón, al modificar los elementos gráficos a la marca mixta, deberá tener en cuenta que éstos -los nuevos elementos gráficospodrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles

con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho.

3. Conclusiones 3.1 Como requisito para la inscripción en alguno de los registros administrados por la Superintendencia de Industria y Comercio no se exige la presentación de un manual de uso de la marca. 3.2 Frente a su consulta sobre la forma como debe usar su marca en la papelería, empaques, sitio, tamaño, distintivo y si el número de la resolución debe constar en esos elementos, le informamos que debe hacerlo de la forma como fue concedido el registro, pero si decide hacerle algunas modificaciones éstas no deberán afectar su carácter distintivo.

Por último, siendo posible que existan normas que regulen la comercialización de algunos productos o servicios en el mercado, le sugerimos consultar sobre el tema a la entidad competente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA