SIC - Concepto-13020319

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-020319- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \”Mi empresa ya tiene la marca registrada. Se requiere realizar cambios en el registro de marca, que quede sin el slogan dejando solo la parte del símbolo.

Cuál es el trámite a seguir?\"

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de

denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones emitiremos nuestro concepto. 2.1. Reformas al signo distintivo La ley no establece la inscripción de reformas a un signo distintivo registrado. Por lo tanto, este hecho no es susceptible de inscripción como modificación, corrección o afectación. Las modificaciones y correcciones están previstas durante el trámite de registro, de acuerdo con el artículo 143 de la Decisión 486 Andina, siempre y cuando dicha modificación no implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Las afectaciones son las modificaciones o cambios que puede sufrir el registro de una marca, con posterioridad a su concesión, que pueden consistir en cambio de nombre, de domicilio, de dirección, transferencias, licencias de uso, sublicencias de uso, renuncia a derechos y medidas cautelares, no en cambios al signo registrado. La posibilidad que tiene quien quiera introducir cambios significativos a su marca registrada es la obtención de un nuevo registro. Ahora, la modificación del signo distintivo registrado será importante ante un eventual análisis del uso de la marca en el mercado, dentro de una acción de cancelación por falta de uso. A continuación, le informamos sobre los criterios de la jurisprudencia andina al respecto y sobre el riesgo de confusión por el uso de signos que bo se hayan

sometido a examen de registrabilidad. 2.2. Forma de usar la marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005: \”EI artículo 110 de la Decisión 344 establece que "el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la

estructura esencial del signo en su conjunto. (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación. \” Según lo anterior, no obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca mixta restándole, adicionándole o de cualquier manera modificándole algunos elementos como el color o separando la parte gráfica de la nominativa, sin que por ello se considere como nuevo signo, mientras no se altere su carácter distintivo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. Por esta razón, al modificar los elementos gráficos o nominativos a la marca mixta deberá considerar si la modificación puede llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que llegue a ser similarmente confundible con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. Veamos puntualmente este fenómeno de la confusión por el uso de signos distintivos. 2.2 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes, así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan ai consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: "El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores

y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: "La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP2002. Marca: "PACIOLO". Publicado en la Gaceta Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002) "Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea

el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP-98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998). "La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. "4.3 Reglas para la comparación entre signos. "En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese

propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. "3. Deben tenerse en cuenta las Semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. En la comparación marcaría, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión".

Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que la conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, a través de actos de confusión y de explotación de la reputación ajena, por ejemplo.

3. Conclusión 3.1. La ley no establece la inscripción de reformas a un signo distintivo registrado. Por lo tanto, este hecho no es susceptible de inscripción como modificación, corrección o afectación. 3.2. No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar su marca adicionándole o restándole elementos gráficos o denominativos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos o denominativos a una marca registrada que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión del registro, deberá tener en cuenta que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a hacerlo similarmente confundible con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. 3.3. En caso de que los elementos que pretenda introducir en su marca registrada se aparten de las pautas dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le sugerimos pensar en la posibilidad de registrar un nuevo signo distintivo.

3.4. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada, alterando su carácter distintivo, puede motivar la cancelación por falta de uso. 3.5. El uso de marcas en el mercado no sólo implica el respeto a los derechos de propiedad industrial. También implica el respeto a las normas que protegen la leal competencia y los derechos del consumidor. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA