SIC - Concepto-13025804

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-025804- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta "1.1. ¿Existe alguna disposición normativa especial para entidades vigiladas por esta Superintendencia [refiriéndose a la Superintendencia Financiera de Colombia] o grupos empresariales en transición de cambio de marca?

En caso de existir alguna, agradecemos nos indique la referencia normativa. 1.2. ¿Qué deberes, obligaciones o recomendaciones debe adoptar la entidad vigilada por esta Superintendencia [refiriéndose a la Superintendencia Financiera de Colombia] que planea cambiar su marca (Frente a Clientes internos - extemos)? En caso de existir alguna, agradecemos nos indique la referencia normativa."

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los

cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones vemos claramente que el pronunciamiento sobre la existencia de normas específicas, aplicables a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre la incidencia del cambio de marca e identidad corporativa en sus estatutos y la publicidad, corresponde a esa entidad, tal como lo manifiesta en su oficio remisorio. Según nuestras funciones, nuestro concepto se referirá a la forma de usar una marca, desde el punto de vista del régimen de propiedad industrial aplicable en Colombia que, dicho sea de paso, no establece normas especiales frente a las marcas, nombres comerciales o enseñas comerciales de entidades financieras, lo cual, eventualmente le será útil a quien pretenda cambiar su imagen corporativa y, con ella, sus signos distintivos. 2.1 Forma de usar la marca, el nombre comercial y la enseña comercial El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado las siguientes indicaciones

sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005: "El artículo 110 de la Decisión 344 establece que "el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la

estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo, podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación." Ahora, en cuanto a la alteración del nombre comercial o de la enseña comercial, deberá considerar el titular que se obtiene el derecho a usarlos de manera exclusiva, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"(2). De tal manera que el derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Según lo anterior, no obstante tener el titular del registro marcario, del nombre

comercial o de la enseña comercial, la posibilidad de usar estos signos distintivos restándoles, adicionándoles o de cualquier manera modificándoles algunos elementos, sin que por ello se considere como nuevo signo, mientras no se altere su carácter distintivo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. Por esta razón, al modificar su marca, nombre comercial o enseña comercial, el titular deberá considerar si la modificación puede llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que llegue a ser similarmente confundible con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. Veamos puntualmente este fenómeno de la confusión por el uso de signos distintivos. 2.2 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes, así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo

de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: "El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: "La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de

distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP2002. Marca: "PACIOLO". Publicado en la Gaceta Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002) "Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP-98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998). "La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras,

el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. "4.3 Reglas para la comparación entre signos. "En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. "3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.)

Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión". Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que la conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, a través de actos de confusión y de explotación de la reputación ajena, por ejemplo.

3. Conclusiones 3.1 No obstante tener el titular del registro marcario, del nombre comercial o de la enseña comercial, la posibilidad de usar estos signos distintivos restándoles, adicionándoles o de cualquier manera modificándoles algunos elementos, sin que por ello se considere como nuevo signo, mientras no se altere su carácter distintivo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra

limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. Por esta razón, al modificar su marca, nombre comercial o enseña comercial, el titular deberá considerar si la modificación puede llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que llegue a ser similarmente confundible con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. 3.2. En caso de que los elementos que pretenda introducir en su marca registrada se aparten de las pautas dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le sugerimos pensar en la posibilidad de registrar un nuevo signo distintivo. 3.3. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada, alterando su carácter distintivo, puede motivar la cancelación por falta de uso. 3.4. Según criterios jurisprudenciales, el uso de un nombre comercial o de una enseña comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo, ya que el derecho exclusivo sobre ellos se adquiere por el uso y se pierde por el no uso. 3.5. El uso de signos distintivos en el mercado no sólo implica el respeto a los derechos de propiedad industrial. También implica el respeto a las normas que protegen la leal competencia y los derechos del consumidor. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 ANDINA, artículo 191. "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su

primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998 y 23IP2011 del 10 de junio de 2011.