SIC - Concepto-13036197

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-036197- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta

1. Que se indique si bajo la legislación actual colombiana, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad de certificar una marca como notoria, aún cuando la marca no esté registrada.

2. Si la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con esa facultad, que se indique cuál es el fundamento jurídico y el procedimiento para solicitar dicha certificación.

3. De no ser posible, que se indique cuál es el fundamento jurídico de dicha imposibilidad.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) administrar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes

de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones rendiremos nuestro concepto. 2.1 Definición de signo distintivo notorio (marca notoria) Al tenor de lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen de Propiedad Industrial-, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido: "el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido"(1). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: "[l]a marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo".(Criterio también recogido de la sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso "Remavenca")"{2).

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la notoriedad de un signo distintivo es un hecho que se da en el mercado, por lo tanto, no es una condición cuya existencia requiera declaración. Sin embargo, como veremos, requiere ser probada y reconocida por la oficina o por la autoridad competente de cada país, para que produzca el efecto de impedir el registro de una marca o de lograr su cancelación o nulidad. 2.2 Derechos derivados del reconocimiento de la notoriedad de una marca Como lo establece el artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los signos distintivos notoriamente conocidos en el mercado serán protegidos contra el uso y registro no autorizado, no sólo en defensa de los derechos de propiedad industrial que sobre él ejerce su titular, sino en contra de cualquier acto de competencia desleal por el cual un tercero pretenda aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial y del prestigio que ha alcanzado el signo distintivo notorio en el mercado(3). En cuanto al alcance de la protección especial que la ley le prodiga a los signos distintivos notorios, el Tribunal Andino de la Comunidad Andina, en reiterados fallos de interpretación judicial, entre los que está el 12-IP-2005, ha expuesto: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad(4), que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el

prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad. "La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida. "Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario. 2.3 Factores que determinan el reconocimiento de la notoriedad de una marca Reiterando que la notoriedad de un signo distintivo no se presume, sino que debe ser probada por quien alega ese estatus, de acuerdo con el artículo 228 de la Decisión 486 citada, para efectos de determinar el carácter notorio de una marca, se deben tener en cuenta los siguientes factores, entre otros: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento de comercio o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". Ahora, los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, son los siguientes definidos en el artículo 230 de la Decisión 486: "a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a

los que se aplique; b) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique". Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". Interpretando las anteriores normas, el Tribunal Andino de Justicia, ha sentado la siguiente jurisprudencia(5): "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus. "El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial. "La clasificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica. "También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad "a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria", lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito

esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar la protección especial a las mismas". Igualmente, el mismo organismo judicial ha sostenido(6): "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental". 2.4. Eventos en que se reconoce administrativamente la notoriedad de un signo distintivo y funcionario competente para pronunciarse Con fundamento en lo señalado en los artículos 224, 235 y 150 de la Decisión 486 Andina, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la oficina nacional competente, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar fundada la oposición al registro de una marca, cuando se ha invocado como causal de irregistrabilidad la prevista en el artículo 136, literal h)(7); (ii) al cancelar el registro de una marca, por la comprobada notoriedad de un signo distintivo, en aplicación del artículo 235(8).

También le corresponde a la autoridad nacional competente, que en el caso de Colombia es el Consejo de Estado(9), reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar la nulidad del acto administrativo por el cual se concedió el registro de una marca contraviniendo las disposiciones de la normatividad andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486; y (ii) al fallar la acción especial consagrada en el artículo 231 de la misma Decisión 486, tendiente a prohibir el uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido. 2.5. No se requiere registro para invocar protección de un signo distintivo notorio De acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486 Andina, acorde con la norma del 6bis del Convenio de París (aprobado en Colombia por la Ley 178 de 1994), que no hace esa exigencia, un signo distintivo notorio no requiere estar registrado para ser protegido: "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimiento en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." Con fundamento en los anteriores argumentos, responderemos puntualmente su cuestionario.

3. Respuesta al cuestionario 3.1. Que se indique si bajo la legislación actual colombiana, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad de certificar una marca como notoria,

aun cuando la marca no esté registrada.

Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 6bis del Convenio de París, no es necesario que la marca de la cual se predica notoriedad esté registrada. La notoriedad de un signo distintivo es un hecho que se da en el mercado y que se alega con el propósito de impedir el registro de otra marca o de lograr su nulidad, no con el de declararla. Al ser un hecho que ocurre en el mercado y no una condición que se dé porque una autoridad así lo disponga, la notoriedad no se declara sino que se reconoce, una vez sea probada ante la oficina o autoridad competente de cada país.

En Colombia, con fundamento en lo señalado en los artículos 224, 235 y 150 de la Decisión 486 Andina y de acuerdo con los artículos 18 y 19 del Decreto 4886 de 2011, la oficina nacional competente es la Superintendencia de Industria y ComercioDirección de Signos Distintivos o la Delegatura de Propiedad Industrial, en segunda instancia, quien puede reconocer la notoriedad de un signo distintivo durante los trámites de registro y cancelación de marca. En caso de que alguna persona llegara a necesitar comprobar el reconocimiento de la notoriedad de una marca podría pedir la copia auténtica de la resolución respectiva. 3.2. Si la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con esa facultad, que se indique cuál es el fundamento jurídico y el procedimiento para solicitar dicha certificación.

Respuesta: Se remite a la respuesta anterior, reiterando que el reconocimiento de un signo notorio no se realiza en un trámite especial para este fin sino en el de registro

de marca o en el de cancelación de marca. 3.3. De no ser posible, que se indique cuál es el fundamento jurídico de dicha imposibilidad.

Respuesta: Se remite a las respuestas anteriores.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E)

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: Rocío Soacha

Aprobó: Rocío Soacha Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 224. (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial No. 07-IP-97, Sentencia del 07 de julio de 1998. (3) Al respecto, el Convenio de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, en el artículo 6 bis dispone expresamente: "las marcas notoriamente conocidas deben gozar de una protección frente al registro o al uso de una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear una confusión en relación con productos idénticos o similares". (4) Los principios de especialidad y territorialidad son límites al derecho exclusivo que confiere el registro de una marca. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, éste se confiere para proteger, exclusivamente, los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede

quebrantarse en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Esta connotación territorial hace que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Sin embargo, puede darse la protección extraterritorial de las marcas, cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaría, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 136, literal h) y en el Título XIII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respectivamente. (5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Procesos 08-IP-95,135-IP-2004,170-IP-2006, entre otros. (6) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 40-IP-2003, mencionado en el Proceso 1701P-2006. (7) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: "(...) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". La jurisprudencia de la Comunidad Andina, acepta que la notoriedad es un factor que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el riesgo de confusión entre dos signos, toda vez que el mayor conocimiento de un signo entre el sector pertinente, origina que los elementos caracterizantes del mismo sean más recordados por el público consumidor. Así, en el evento de solicitarse un registro de marca con algún grado de similitud con una marca notoria, dicha notoriedad es un factor que aumenta la posibilidad de confusión entre las mismas, siendo posible que se llegue a presentar riesgo de asociación, ya que aunque los signos pretendan distinguir productos o servicios sin mucha relación, el mayor conocimiento del signo entre los consumidores respectivos puede llegar a causar confusión. También cabe resaltar, que la protección de una marca notoria conlleva a que se niegue la solicitud de registro de una marca similar a la notoria, para distinguir los productos o servicios en relación con los cuales no se presente riesgo de confusión o de asociación, si ese uso de la marca puede ocasionar un aprovechamiento Injusto del prestigio o del valor comercial o publicitario de aquella.

(8) Ibídem, artículo 235: "Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". (9) CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, artículo 128, modificado por el artículo 36, numeral 7 de la LEY 446 DE 1998. "Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley".