SIC - Concepto-13052117

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-052117- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 2

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta \"a) Con base en lo dispuesto en la Convención Interamericana, ¿un titular de marca extranjero podría interponer algún tipo de oposición o impedimento frente a ese nacional para que no le fuere concedida tal marca?, ¿qué formulario se debe diligenciar?, ¿cuánto se debe consignar a título de tarifa? b) La Decisión 486 de 2000 es vinculante frente a los titulares de marca registrados en Estados Unidos, así no lo haya firmado? c) Si las disposiciones de la Decisión 486 son gravosas para los intereses de un norteamericano, ¿cuál sería la virtud actual de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, para proteger a un norteamericano en Colombia? d) La reivindicación de prioridad se puede iniciar frente al intento de registro de marca en Colombia, así hayan pasado los 30 días posteriores a la publicación? e) Podría de oficio la SIC negar el registro de marca, si llegase a conocer de

manera sumaria o plena que el solicitante fue distribuidor para el territorio de Colombia de productos con la misma marca del titular norteamericano que ahora se vería perjudicado? (...) ¿Bajo cuál tipo [de cancelación de registro de marca: por no uso, por notoriedad, por vulgarización, de autorización de uso de denominación de origen] podría un titular de marca extranjero solicitar la cancelación de la marca que realiza un nacional en Colombia, el cual es su distribuidor autorizado en Colombia pero no el único?\"

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) administrar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012.

De acuerdo con el anterior marco de funciones absolveremos su consulta. 2.1. Aplicabilidad de la Convención de Washington en Colombia La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, vigente en Colombia desde su aprobación mediante la Ley 59 de 1936, se rige por el principio de trato nacional, por el cual “los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que ya hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comerciaba la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica” (artículo 1). Siendo Colombia y Estados Unidos de América Estados Contratantes de esta Convención, lo anterior significa que en nuestro país los nacionales de Estados Unidos de América tendrán los mismos derechos y las mismas acciones que un nacional colombiano, en relación con marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica, y viceversa: los colombianos tendrán en Estados Unidos de América los mismos derechos y acciones que tiene un estadounidense frente a los mismos asuntos de los que trata la Convención. En Colombia, en materia de propiedad industrial, la normativa interna básica

aplicable a los nacionales colombianos está conformada por los siguientes instrumentos: (i) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por (ii) el Decreto 2591 del 2000, (iii) la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Títulos I y X, (iv) las resoluciones por las cuales se fijan las tasas para los trámites de la propiedad industrial, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que para el año 2013 es la 173 de 2013, y (v) el Decreto 4886 de 2011, por el que se atribuyeron las funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio. Llamamos básico a este grupo de normas por ser el producto de la armonización y ajuste a los compromisos que ha adquirido Colombia a través de la aprobación de tratados multilaterales específicos, como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994), el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998), la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936); el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas (aprobado por la Ley 1455 del 29 de junio de 2011), y el Tratado sobre Derecho de Marcas TLT y su reglamento (aprobado por la Ley 1343 de 2009), de los cuales, dicho sea de paso, también hace parte Estados Unidos. De acuerdo con el principio de trato nacional es claro que al nacional estadounidense que invoque en Colombia la aplicación de la Convención de Washington bien en trámites administrativos de registro de marca, cancelación de registro de marca o investigaciones por competencia desleal administrativa (todos ante la Superintendencia de Industria y Comercio), o en procesos judiciales de nulidad de registro de marca (ante el Consejo de Estado) o acciones por competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial (ante los jueces ordinarios o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a elección del demandante), se le aplicará el régimen de propiedad industrial mencionado en el párrafo anterior, además de las normas procesales generales administrativas y jurisdiccionales y el régimen probatorio, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil, que son las mismas a las que están sometidos los nacionales colombianos para la obtención y protección de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos. En su consulta observamos que su interés gira alrededor de 3 trámites o procesos en los que puede invocarse la Convención Interamericana de Washington: la oposición al registro de marca, la cancelación de registro de marca y la nulidad de registro de marca. A continuación nos referiremos a cada uno de ellos. 2.2. La oposición al registro de una marca, invocando la Convención de

Washington El nacional de uno de los Estados Contratantes de la Convención interamericana de Washington puede oponerse al registro de una marca en cualquiera de los demás Estados Contratantes, invocando su artículo 7, especialmente por el motivo consagrado en esa norma (riesgo de confusión) y en los artículos 3 (violación de derechos previamente adquiridos, falta de distintividad, genericidad, descriptividad, expresión usual, contrario a la moral y al orden público, afectación del mérito de personas, creencias o símbolos, representaciones raciales o paisajes característicos de otro Estado Contratante, nombre comercial de tercero), 4 (banderas, sellos, insignias, etc.), 12 (solicitud presentada por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que haya adquirido derecho en otro Estado Contratante) y 17 (riesgo de confusión con nombre comercial previamente protegido): “Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que

ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferentemente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.” “Artículo 3. Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estado Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados. Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

1. Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.

2. Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el Propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el País en

que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

3. Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público.

4. Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5. Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca.

6. Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.” “Artículo 4. Los Estados Contratantes acuerdan rehusar o cancelar el registro o depósito y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyen banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las monedas públicas o de sellos de correos, certificados o sellos oficiales, de garantía o cualquier(sic) insignias oficiales nacionales o de los Estados, o imitaciones de las mismas” “Artículo 12. Cualquier registro o depósito efectuado en uno de los Estados Contratantes, o cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que haya adquirido derecho en otro Estado Contratante por su registro, solicitud o uso como tal marca, dará derecho al primitivo

propietario a pedir su cancelación o denegación de acuerdo con las estipulaciones de esta Convención y a solicitar y obtener la protección para sí, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada.” “Artículo 17. Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquier(sic) de los Estados Contratantes podrá oponerse dentro de los términos y los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca, destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca pueden producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.”(Subrayas nuestras) Es claro en la norma que los Estados Contratantes estuvieron de acuerdo en que sus nacionales, al presentar oposición a un registro de marca en otro Estado Contratante, al igual que para iniciar acciones de cancelación y nulidad de registro marcario, se sometieran a las normas que el país donde se reclama la protección ha establecido para este trámite, de tal manera que si la oposición se presenta en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá (i) revisar que se cumplan los presupuestos señalados tanto en el artículo 7 de la Convención como en la Decisión 486 Andina, en sus artículos 9, si con la oposición se reivindica prioridad para registrar la marca opositora, 146 y 147, si el fundamento del opositor es diverso, dentro de los términos que en esas normas se señalen, y (ii)

seguir el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la misma Decisión, con las formalidades que indican los Títulos I y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo el pago de la tasa establecida para el trámite de la oposición, que para el año 2013 es de $325.000 por cada clase, y de $103.000 cuando se requiera solicitar prórroga para presentar pruebas que sustenten la oposición. De acuerdo con el artículo 146 de la Decisión 486 Andina, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. Así, aplicando el principio de trato nacional, quien reúna los requisitos para oponerse invocando la Convención Interamericana de Washington, podrá fundamentar su oposición tanto en los eventos descritos en los artículos 3, 4, 7, 12 y 17 de ésta, como en los de los artículos 135 a 137 de la Decisión 486 Andina. 2.3. La cancelación del registro de una marca, invocando la Convención de Washington En los artículos 3, 4, 8, 9, 12 y 18 de la Convención Interamericana de Washington se hace referencia a la cancelación y a la nulidad del registro de marca: “Artículo 3. Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estado Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados. Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

1 Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito. 2 Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma. Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante. 3 Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público. 4 Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5. Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca.

6. Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma

clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes” “Artículo 4. Los Estados Contratantes acuerdan rehusar o cancelar el registro o depósito y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyen banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las monedas públicas o de sellos de correos, certificados o sellos oficiales, de garantía o cualquier(sic) insignias oficiales nacionales o de los Estados, o imitaciones de las mismas.” “Artículo 8. Cuando el propietario de la marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro o depósito en que trata de anular; y, b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento de uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con la anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o

c) Que el propietario de la marca, que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que se solicite la cancelación y que en este hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.” “Artículo 9. Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario "de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.” “Artículo 12. Cualquier registro o depósito efectuado en uno de los Estados Contratantes, o cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que haya adquirido derecho en otro Estado Contratante por su registro, solicitud o uso como tal marca, dará derecho al primitivo propietario a pedir su cancelación o denegación de acuerdo con las

estipulaciones de esta Convención y a solicitar y obtener la protección para sí, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada.” “Artículo 18. Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados Contratantes podrá solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar o la cancelación de registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando: c) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados Contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y c) Que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados Contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.” Como se observa, las normas manifiestan la procedencia de la cancelación de un registro de marca (que corresponde a un acto administrativo en firme y sobre el cual recae la presunción de legalidad), por las causales de violación de derechos previamente adquiridos, falta de distintividad, genericidad, descriptividad,

expresión usual, contrario a la moral y al orden público, afectación del mérito de personas, creencias o símbolos, representaciones raciales o paisajes característicos de otro Estado Contratante, nombre comercial de tercero, banderas, sellos, insignias, etc., riesgo de confusión con marca con registro previo, abandono de la marca por falta de uso, solicitud presentada por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que haya adquirido derecho en otro Estado Contratante o riesgo de confusión, engaño con nombre Comercial previamente protegido. De conformidad con el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos tiene la función de Y'decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad" y teniendo en cuenta que la ley en esta materia está delimitada por la Decisión 486 Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio sólo tendría competencia para conocer de la acción de cancelación en el marco de este ordenamiento supranacional, es decir, por las causales señaladas en los artículos 165, 169 y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: (i) por falta de uso (a solicitud de persona interesada), (ii) por pérdida sobreviniente de distintividad de la marca (de oficio o a solicitud de cualquier persona) y (iii) por notoriedad (por el titular del signo distintivo notoriamente conocido). Consideramos, por lo tanto, que no siendo la Superintendencia de Industria y Comercio competente para conocer de una acción de cancelación por las

causales previstas en los artículos 3, 4, 8, 9, 12 y 18 de la Convención Interamericana de Washington, y teniendo los nacionales de los Estados Contratantes de ese instrumento internacional derecho a la misma protección que se le brinda en Colombia a los nacionales colombianos, estas causales podrán invocarse ante la autoridad que puede declarar la nulidad de un acto administrativo en firme, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 612 del Código de Comercio: el Consejo de Estado, mediante la acción de nulidad a la que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486 Andina. En efecto, debe señalarse que cuando la autoridad mencionada declara la nulidad del registro marcario solicitado por cuanto el accionante probó la ocurrencia de los supuestos indicados en el artículo 8 de la Convención, esta Superintendencia debería proceder entonces a la cancelación del certificado de registro respectivo1. Vale la pena precisar que en relación con el tema de la nulidad y cancelación, la Corte Suprema de Justicia distinguió en su momento los dos conceptos al manifestar que: 1 METKE, Ricardo, Procedimientos de propiedad industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, junio de 1994: V'En el caso de que se decrete la nulidad del acto de concesión, debe procederse a la cancelación del registro o inscripción mediante la anotación de tal hecho de los libros correspondientes, por la entidad encargada de llevar el registro, que es la Superintendencia de Industria y Comercio”

“Este texto legal se refiere primeramente a la nulidad del certificado de una marca y en seguida a la cancelación del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil; la nulidad se predica de los actos jurídicos y, una vez judicialmente pronunciada, impone como consecuencia la cancelación de la escritura y su registro. Los actos jurídicos no se cancelan, sino que se anulan, porque ya no amparan una declaración de voluntad jurídicamente eficaz. En materia administrativa ocurre lo propio, lo que es objeto de nulidad es el acto administrativo que otorgó la propiedad industrial sobre la marca, y lo que se cancela es el certificado de la misma y su registro. La acción por lo tanto es la misma, ya se la califique de anulación o cancelación. En realidad se trata de dos pretensiones complementarias\"2 2.3. La nulidad del registro de una marca, invocando la Convención de Washington El nacional de uno de los Estados Contratantes de la Convención interamericana de Washington puede solicitar ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 149 y el 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la nulidad de un registro de marca (acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad del orden nacional), por infracción a las normas en que debería fundarse, entre ellas, las contenidas en la Convención Interamericana de Washington, en especial, la de su artículo 8: “Artículo 8. Cuando el propietario de la marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al del de origen de la marca, y

se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro o depósito en que trata de anular; y, 2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 31 de Marzo de 1981. MP. Ricardo Uribe Holguín b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento de uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con la anterioridad a la adopción y Uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar;” Al igual que ocurre con los trámites de oposición y cancelación, el procedimiento de la nulidad de registro marcario será el establecido por la norma colombiana, es decir, observando las reglas señaladas para la demanda y el proceso contencioso administrativo en los artículos 159 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a las causales de nulidad, de acuerdo con el principio de trato nacional que rige la Convención Interamericana de Washington, quien sea nacional de alguno de los Estados Contratantes puede invocar en Colombia las causales de

nulidad absoluta y relativa consagradas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: por haberse concedido la marca en contravención de los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486 (absoluta, no prescribe), y por haberse concedido contraviniendo el artículo 136 de la misma norma o por haberse concedido de mala fe (relativa, prescribe a los 5 años siguientes a la fecha de concesión del registro). El único requisito adicional que exige la Convención de Washington es que el propietario de l