SIC - Concepto-13059041

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-59041--2-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 11

Estimado(a) Señores: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta En el marco de la norma NTC 4584 sobre llenado de cilindros de alta presión con gases industriales y medicinales no inflamables, se hacen las siguientes preguntas: "1. Una marca o símbolo, para tener el carácter de marca o de símbolo registrado, debe estar inscrito o registrado ante esta dependencia?

2. En caso de no ser obligatorio este registro o marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante quién se debe hacer ese registro? 3 la lista de marcas de propietarios o de símbolos registrados, quién los suministraría? 4 Si existen actualmente marcas o símbolos registrados, correspondientes a los propietarios de cilindros, cuál es el procedimiento para obtener la lista de marcas de propietarios y/o de símbolos registrados. 5 En caso de ser obligatorio el registro ante esta Superintendencia, favor informarme cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicho registro?"

2. Materia objeto de consulta En consideración a que su consulta tiene relación con temas de propiedad industrial y de vigilancia de reglamentos técnicos, le informamos cuáles son

nuestras funciones en esas materias:

La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada del control y la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos técnicos que la ley expresamente le señale (cada reglamento técnico especifica cuál es la autoridad encargada de su control y vigilancia). En ejercicio de esa función, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con los artículos 36 del Decreto 2269 de 1993 (modificado por los Decretos 3144 de 2008 y 3735 de 2009) y 61 de la Ley 1480 de 2011, la entidad tiene las siguientes facultades: (¡) realizar visitas de supervisión para comprobar el cumplimiento de los reglamentos técnicos; (ii) imponer, previas explicaciones, las medidas y sanciones señaladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, a los fabricantes o importadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuya vigilancia le haya sido asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio, por el incumplimiento de los mismos; (iii) imponer, previas explicaciones, las sanciones pertinentes a los organismos evaluadores de la conformidad de reglamentos técnicos por incumplimiento de sus deberes y obligaciones, e (iv) imponer, previas explicaciones, las sanciones pertinentes, por la inobservancia de las instrucciones que esta entidad imparta en desarrollo de sus funciones. En relación con cilindros de gas, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene a cargo la vigilancia sobre el cumplimiento de la NTC 4584, y por lo tanto

carece de competencia para conceptuar sobre su alcance o interpretación, pero tiene a cargo el control y vigilancia del cumplimiento del "Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento", que fue expedido mediante Resolución 180196 de 2006 del Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de prevenir riesgos de seguridad y prácticas que puedan inducir a error a los usuarios en desarrollo de las actividades en las que se utilizan cilindros y tanques estacionarios para la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento. Por otra parte, mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro concepto se referirá al tema de propiedad industrial, sin entrar a responder interrogantes que requieran análisis o interpretación de la NTC 4584, como la número 3, por estar esta materia fuera de competencia, como ya se advirtió.

3. Respuesta al cuestionario 3.1 ¿Una marca o símbolo, para tener el carácter de marca o de símbolo registrado, debe estar inscrito o registrado ante esta dependencia?

Respuesta: En Colombia el uso de un signo distintivo para comercializar un producto o servicio es libre, es decir que no es necesario que para ello se deba contar con un registro o una solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a menos que alguna norma especial establezca la obligatoriedad de este registro para cumplir con algún requisito o adquirir algún derecho. No obstante, la marca usada en esas condiciones, sin registrar ante esta entidad, no estará protegida por derechos de propiedad industrial, según la disposición del artículo 154 de la Decisión 486 Andina, por la que se establece el sistema atributivo (no el declarativo) para la protección de marcas por la disciplina de la propiedad industrial, haciendo que la legitimidad para ejercer el derecho exclusivo para usar la marca en el comercio y para interponer las acciones pertinentes contra terceras personas que ejecuten actos que puedan afectar el derecho otorgado, se derive del registro del signo y no de su uso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha ratificado reiteradas veces al

decir: "La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o limitaciones que le afecten su derecho. (...) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena." (Proceso 5IP94 del 23 de febrero de 1995, marca Benetton) Ahora, el uso en el mercado de un signo confundible con otro, registrado o no, no sólo puede llegar a afectar el bien jurídico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien jurídico de la libre y leal competencia, que ocurre cuando los competidores se valen de medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece para conquistar la clientela, y aún puede vulnerar el derecho de los consumidores a tomar una decisión de consumo libre, sin confusiones sobre el origen empresarial del producto y con la información clara, completa y veraz sobre el producto. 3.2 En caso de no ser obligatorio este registro o marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿ante quién se debe hacer ese registro?

Respuesta: Retomando la respuesta anterior, el registro de una marca no es condición obligatoria para su uso en el mercado. Pero si se registra, debe hacerse

ante la Superintendencia de Industria y Comercio que es la entidad en Colombia a quien la ley ha atribuido la función de registrar marcas. 3.3 La lista de marcas de propietarios o de símbolos registrados, quién los suministraría?

Respuesta: Por ser una respuesta que requiere la interpretación de una norma sobre la cual no tiene esta entidad alguna competencia, no nos pronunciaremos al respecto. 3.4 Si existen actualmente marcas o símbolos registrados, correspondientes a los propietarios de cilindros, cuál es el procedimiento para obtener la lista de marcas de propietarios y/o de símbolos registrados.

Respuesta: La Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con una base de datos que permita hacer búsquedas de antecedentes marcarios tan detalladas como para identificar grupos de titulares que reúnan una condición común como la de ser propietarios de cilindros.

No obstante, consideramos que puede darle un resultado muy cercano a sus necesidades hacer la búsqueda por la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza en la que se registran cilindros metálicos metálicos de gas a presión, cilindros de gases presurizados metálicos, cilindros de acero para gas comprimido, cilindros de acero para aire líquido, cilindros de metal para líquidos criogénicos, cilindros metálicos para su uso con gas comprimido, cilindros de metal para gas comprimido o líquido (vacíos) y cilindros metálicos de cerraduras de seguridad, por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/ Consulta de base de datos/Consulta de marcas, lemas,

nombres, etc. En el formulario de consulta debe llenar la casilla "denominacióncontiene el texto" con la palabra "gas" o la que usted crea que se repite más entre los nombres comerciales o razones sociales de las empresas propietarias de cilindros, y la casilla de la clase con el número 6. 3.5 En caso de ser obligatorio el registro ante esta Superintendencia, favor informarme cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicho registro Respuesta: Aunque el registro de marca no es obligatorio para comercializar productos identificados con ella en el mercado (si no se desea obtener derechos de propiedad industrial sobre la marca), a continuación le informamos sobre el trámite de registro de marca.

4. Trámite del registro de marca 4.1 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario 4.1.1 Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede

de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. 4.1.2 El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda

obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. 4.1.3 Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 4.1.4 Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase adicional; (¡i) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos distintivos/PI01-F06.

Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como "radicación de servicios en línea" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por ventanilla o por medio electrónico: (i) Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá. También podrá radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogotá: CADE 30 Carrera 30 25-90 Módulo 37 Zona A

CADE suba Calle 148 A 103B-95 CADE calle 13 Calle 13 37-35 Módulo 13 CADE Américas Av. Carrera 86 43-55 Sur Módulo 83

Otras ciudades Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades Bucaramanga Calle 41 37-62 Sede Supersociedades Cali Calle 10 4—40 of. 201 Sede Supersociedades Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades Cúcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades Manizales Calle 23 26-60 Sede Cámara de Comercio Medellín Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros (ii) Por el medio electrónico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Propiedad industrial/Oficina virtual de propiedad industrial. 4.2 Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: 4.2.1 Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. 4.2.2 Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. 4.2.3 Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. 4.2.4 Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de

conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. 4.2.5 Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. 4.2.6 Respuesta a las oposiciones, dentro del los 30 días siguientes a la notificación de las mismas, prorrogable por una sola vez, por un plazo igual. 4.2.7 Audiencia de facilitación (si es del caso), que se puede convocar de oficio o solicitar y celebrar una vez vencido el término para resolver las oposiciones y hasta antes de que se profiera decisión de primera instancia, con la finalidad de resolver las dificultades que presenta una solicitud de registro de marca. 4.2.8 Examen de fondo o de registrabilidad por parte de la Superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas. 4.2.9 Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. "Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.". De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (¡i) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes

de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: "1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486.

Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios." Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de 2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: "1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1 Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid $60.000

1.1.2.4.2 Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3 Solicitud de transformación de un registro $100.000 1.1.2.4.4 Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contad center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos