SIC - Concepto-13100541

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-100541- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Se solicita concepto sobre el uso de un producto registrado en otro país, específicamente en Estado Unidos: \"nuestro deseo es informarnos si es requisito indispensable licenciar este producto en Colombia o registrarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de ser así qué documentación requiero para hacerlo, cuánto vale y cuánto tiempo me toma realizar esta acción, qué implicaciones legales tiene usar este producto sin registrarlo y qué beneficios tiene registrar este producto.\"

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad en materia de propiedad industrial, la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes

de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Absolveremos su consulta dentro de este marco de facultades y conocimientos como administradora del sistema nacional de la propiedad industrial, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses, no sin antes aclarar que a pesar de que en su consulta menciona un \"producto registrado en otro país\" o \"legalmente registrado en Estados Unidos\", consideramos que si lo que quiere usarse en Colombia es un aditivo para morteros, resultante de una mezcla de cemento, agua y arena, a lo que se refiere es a una patente de producto y no a un registro del mismo (en Colombia se patentan las invenciones de producto o de procedimiento y se registran los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, las marcas y los lemas, y se depositan los nombres comerciales y las enseñas comerciales). En ese sentido se expedirá nuestro concepto. 2.1. Derechos que confiere la patente La patente es un privilegio temporal de explotación exclusiva que otorga un Estado a

una persona natural o jurídica, sobre un invento o un modelo de utilidad. De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho conferido por la patente otorga a su Titular durante 20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho de exclusiva en relación con el producto o procedimiento protegido y la potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, alguno de los siguientes actos: \"a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.\". (Subrayas nuestras) En la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 152-IP2011 se exponen claramente las facultades conferidas por patente: \"De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos

tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.\" Ahora, en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 53 y 54 se establecen ciertos supuestos que no pueden ser prohibidos por el titular en ejercicio de la facultad de exclusión que le otorga la patente, haciendo que haya usos que no requieren autorización del titular y que haya circunstancias en que el derecho del titular

de patente se agote. Veamos lo que al respecto se dice en el documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1: \"a) Usos que no requieren autorización del titular (artículo 53): - Usos con fines privados o no comerciales: esta limitación deja fuera del ámbito de protección de la patente cualquier uso del invento en la esfera privada o personal y sin fines de lucro. El uso en el ámbito privado que se realiza con fines comerciales o de lucro no quedaría exceptuado frente a la patente. - Usos con fines experimentales: esta excepción está prevista para permitir a cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la ingeniería inversa, práctica corriente en la industria entre empresas competidoras. Esta excepción atiende uno de los intereses públicos que el sistema de patentes busca promover, cual es el desarrollo y promoción de la ciencia y de la tecnología y opera como un control de la validez de la patente, pues permitiría detectar a terceros una insuficiencia de la divulgación de la invención. - Usos con fines académicos, de enseñanza o de investigación: esta excepción está prevista para realizar uno de los objetivos del sistema de patentes, cual es el facilitar la difusión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. De manera que las enseñanzas técnicas divulgadas en la patentes deben poderse usar en el contexto de actividades académicas, por ejemplo, universidades y demás centros de enseñanza especializada. Tal actividad no implica una infracción a la patente pues ella no se realiza con un fin

industrial o comercial y busca realizar un objetivo de interés público. - actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: - uso de patente que protege material biológico: cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. b) Agotamiento del derecho (artículo 54)

1. Esta limitación impide que el derecho conferido por la patente se utilice para obstaculizar o bloquear la distribución y el uso de productos patentados después de que el titular de la patente u otra persona vinculada económicamente a él los ha introducido en el comercio.

2. De manera que con la primera introducción del producto patentado al comercio se agota el derecho conferido por la patente con respecto a ese producto y el titular de la patente no podrá utilizar su derecho para bloquear la distribución de ese producto ni el uso por el consumidor final.\" 2.2. Principios de independencia y territorialidad de las patentes Son características de la patente su independencia y territorialidad. En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado en Colombia mediante la Ley 178 de 1994) las patentes son independientes, es decir, que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención, y la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro.

Adicionalmente, bajo el principio de territorialidad de la patente, reconocido por el

propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, el ejercicio de los derechos del titular de la patente se circunscribe al territorio del país donde se obtuvo la patente, de tal manera que si se quiere obtener protección para el invento o modelo de utilidad en otros países, el titular debe presentar solicitudes de patente en cada país, invocando prioridad, o solicitar la patente internacional, aplicando el Patent Cooperation Treaty (PCT). 2.3. Diferencia entre el adelanto técnico patentado y el objeto que se obtiene siguiendo las reivindicaciones La protección jurídica que otorga la propiedad industrial se prodiga a los derechos intelectuales sobre la creación y no al ejemplar creado, en sí mismo considerado. La doctrina ha expresado lo siguiente sobre la diferenciación que en materia de propiedad intelectual debe hacerse entre el bien inmaterial (la creación, el adelanto técnico) que es su objeto de protección y el bien material (el ejemplar de la obra creada, el artefacto o la sustancia en los que se expresa el adelanto técnico) sobre el cual se ejercerían derechos de propiedad sobre bienes reales: \"En efecto, la creación puede plasmar materialmente en ejemplares que la notifican, manifiestan y permiten un disfrute generalizado. El ejemplar de la creación, es, pues, una cosa apetecible, porque, teniéndolo, cualquier poseedor puede obtener con él el goce intelectual o artístico o la utilidad que la creación proporciona. Pero si lo que se desea es reproducir o multiplicar esa creación así plasmada, realizándola en otros ejemplares diferentes, para ello no basta con adquirir y poseer ese ejemplar determinado, toda vez que lo que en cambio no

permite el ordenamiento jurídico al dueño de esa cosa material es utilizarla como pauta o modelo para nuevas materializaciones, porque esa actividad queda reservada exclusivamente al creador. Si lo que se quiere es multiplicar la creación, hay que tener, por tanto, otro bien distinto de cualquiera de sus ejemplares; hay que tener el prototipo de todos ellos, el bien inmaterial apto para ser reproducido, que de ese modo se constituye en un valor autónomo con respecto a las cosas materiales que lo ejemplarizan y pasa a ser estimado como un bien patrimonial, dotado de las dos notas que caracterizan a este tipo de bienes, que son su individualidad y su rareza.\" (Subrayado nuestro) \"(...) Por otra parte, y ésta es otra especialidad del derecho de propiedad industrial respecto del derecho de propiedad, hay una especie de bifurcación entre el objeto del derecho de propiedad industrial (el bien material en sí, es decir, la invención patentada en caso de la patente y el signo registrado para distinguir el producto o servicio en caso de la marca), de un lado, y los productos resultantes de la puesta en práctica de la invención patentada y los productos o servicios puestos en el mercado con la marca, de otro. De tal suerte que, mientras el derecho de propiedad industrial dura mientras viva la patente o esté en vigor la marca, y permite a su titular seguir introduciendo en el mercado los productos patentados o designado por la marca, en cambio sobre cada uno de los productos concretos introducidos en el mercado con su consentimiento y adquiridos por los terceros se agota el derecho de propiedad industrial, siendo susceptible dicho producto de engendrar un derecho de propiedad a favor del tercero que lo compra. Un ejemplo permitirá aclarar lo que antecede. Supongamos que un

laboratorio farmacéutico patenta un medicamento. El derecho de patente confiere al laboratorio, durante los veinte años que dura la patente, el derecho exclusivo de fabricar e introducir en el mercado el medicamento, sin que, por tanto, ningún otro laboratorio pueda ofrecer dicho medicamento. Pues bien, cuando una caja concreta del medicamento patentado es adquirida en el mercado por un tercero, nace en favor del tercero que compra el medicamento un derecho de propiedad sobre la caja con la medicina, que le permite gozar y disponer de ella como le convenga, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que tal tercero haya adquirido el derecho de patente sobre la invención patentada, que sigue estando en poder de su titular y es el que permite a su titular seguir explotando en exclusiva el medicamento, mediante su fabricación y puesta en el mercado.\"2 2 OTERO LASTRES, José Manuel. \"Manual de la Propiedad Industrial\" Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2009\ Una cosa, entonces, es el adelanto técnico (producto o procedimiento) patentado, definido por las reivindicaciones, sobre el cual se ejercen derechos exclusivos de propiedad industrial, y otra cosa es la máquina, el instrumento, la sustancia o el elemento que se obtiene siguiendo el tenor de las reivindicaciones, que es un bien material del cual puede disponer el titular de la patente mediante contrato de compra venta, por ejemplo, y quien se hace dueño del artefacto tendrá los derechos que le otorga la propiedad sobre bienes reales (Código Civil, artículos 665 y 669), pudiendo usarla, conservarla y disponer de ella de manera que no contraríe la ley ni las

condiciones pactadas entre las partes.

3. Conclusión Un producto patentado en los Estados Unidos y que no lo esté en Colombia, puede ser usado en Colombia sin necesidad de obtener licencia, dada la territorialidad de la protección de la patente y teniendo en cuenta el fenómeno del agotamiento del derecho, previsto en el artículo 54 de la Decisión 486 Andina. No obstante, le sugerimos: (i) cerciorarse de la inexistencia de una patente o de una solicitud de patente del producto de su interés, recurriendo a nuestra base de datos, a través de la ruta electrónica: http://www.sic.gov.co/es/banco-patentes o comunicándose a nuestro conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 o contact center: (571) 592 04 00; y (ii) revisar los términos de su relación con la empresa titular de la patente en Estados Unidos (dado su afirmación en cuanto a que su empresa es extensión de ésta), en Busca de una cláusula referida al tema de la consulta y que le indique las directrices contractuales que debe seguir.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica