SIC - Concepto-13115986

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-115986- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta \"Para su entidad, qué se entiende por marca reconocida\".

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) administrar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen Presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas funciones rendiremos nuestro concepto. Con fundamento en estas funciones rendiremos nuestro concepto. 2.1. Normativa vigente aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial En Colombia, en materia de propiedad industrial, la normativa interna aplicable está conformada por los siguientes instrumentos: (i) las Decisiones 486 y (ii) 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por (iii) el Decreto 2591 del 2000, (iv) la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio Título X, de la cual hacen parte todas las instrucciones expedidas por la entidad a través de Circulares, y (v) las resoluciones por las cuales se fijan las tasas para los trámites de la propiedad industrial, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que para el año 2013 es la 173 de 2013. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados multilaterales específicos, como (vi) el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), (vii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994), (viii) el Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998), (ix) la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936); (x) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (aprobado por la Ley 1455 del 29 de junio de 2011), y (xi) el Tratado sobre Derecho de Marcas TLT y su reglamento (aprobado por la Ley 1343 de 2009). Finalmente, están vigentes tratados bilaterales de libre comercio relativos total o parcialmente a la propiedad industrial, como (xii) la Convención sobre Propiedad Industrial celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901 (promulgada como ley mediante Decreto 597 del 7 de julio de 1904), (xiii) el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos (aprobado mediante Ley 1143 de 2007 y su protocolo modificatorio mediante Ley 1166 de 2007, promulgado por el Decreto 993 del 15 de mayo de 2012), (xiv) Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela, llamado TLC G-3 (aprobado mediante Ley 172 de 1994 y con varios protocolos modificatorios), que aunque entró en vigor siendo multilateral, devino en bilateral cuando Venezuela denunció el tratado en el 2006. Revisada la normativa enunciada sobre propiedad industrial aplicable en Colombia podemos informarle que el término \"marca reconocida\" no tiene definición legal ni corresponde a una de las clases de marca referidas por la

doctrina y la jurisprudencia. Nuestras fuentes jurisprudenciales y doctrinales se refieren a las marcas ampliamente conocidas por el público bajo las denominaciones de \"marcas notoriamente conocidas\", \"marcas renombradas\", \"marcas de alto renombre\", \"marcas famosas\", \"marcas reputadas\" o \"marcas prestigiosas\", términos acuñados para definir un tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad(1), pero la norma andina fundamental de nuestro sistema de propiedad industrial, Decisión 486, solo se refiere a los signos distintivos notoriamente conocidos, sin establecer consideraciones diferenciales entre estos y las marcas renombradas: \"Artículo 224. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.\" Sin embargo, deberá tenerse en cuenta el dictamen que ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (entre ellos, 108-IP-2006 y 30-IP2011), según el cual la marca renombrada merecería ser protegida más allá del principio de especialidad, aplicando criterios mucho más flexibles que los aplicados a la marca notoria. Veamos la siguiente jurisprudencia en el proceso 108-IP-2006 en la cual, si bien se hace referencia a las normas contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 y a los artículos 84 y 85 de la Decisión 344 Andina,

tiene de común con la 486 que en esta última tampoco se establece diferencia entre marcas notorias y renombradas (en el fallo 30-IP-2011, en el cual se interpreta el articulado de la Decisión 486, se reitera este último párrafo de esta cita): \"Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41). La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Así mismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo

conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda

excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”. (Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”. (Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio. Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)”. (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la

Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538). La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad. Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características

ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…). Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”. (Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca:

“SUPERMANI”).

No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor

atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería Aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.\" Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA