SIC - Concepto-13128112

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-128112- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. “¿En concepto de esta Superintendencia es posible poner en un fideicomiso civil unos signos distintivos específicos, o más concretamente unas marcas?” 2. “¿En caso de ser positiva la respuesta anterior, que (sic) trámite debe ser adelantado ante esta Superintendencia con el fin de inscribir sobre el registro de marca la constitución del fideicomiso civil?” 3. “¿Qué documentos deben allegarse para la inscripción del fideicomiso civil en el registro de una marca?” 4. “Si de conformidad con el ya mencionado fideicomiso civil, las marcas que se encuentran en cabeza de una persona natural, como es mi mandante, deberán ser transferidas a favor de unas personas específicas al momento del fallecimiento del actual titular: - ¿Cuál será el procedimiento que se deberá realizar al momento de la mencionada muerte para que se inscriba la citada transferencia? - ¿Cuáles son los documentos que deberán ser anexados en el momento del fallecimiento para la correspondiente inscripción de cambio de titular?

• El Fideicomiso Civil que se inscriba sobre las marcas (…) bajo los términos anteriormente descritos ¿Obligará a la Superintendencia de Industria y Comercio a realizar la transferencia de las marcas a las personas por el (sic) designadas en el momento de la muerte del actual titular?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a Través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos dar respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1 Primera pregunta. El fideicomiso civil o propiedad fiduciaria se encuentra consagrado en los siguientes términos en el artículo 794 del Código Civil: “Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de una propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución.” (1) Por su parte el artículo 795 del Código Civil establece sobre qué clase de bienes se puede constituir un fideicomiso civil: “No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o

sobre una cuota determinada de ella, o sobre una o más cuerpos ciertos.” (2) Los cuerpos ciertos han sido definidos así: “El objeto perfectamente determinado en una relación jurídica; por ejemplo, una casa, pero precisamente la del tal lugar, tal calle y tal número; o un animal designado con cierto nombre; o la joya conocida por ésta o aquellas circunstancia, etc. La peculiaridad de los cuerpos ciertos se refleja en las obligaciones y sucesiones. (…)” (3) Al respecto la doctrina ha considerado: “(…) las configuradas en una individualidad inconfundible con otra. (…)” (4) En este sentido, la exigencia del código civil sobre la clase de bienes que pueden ser objeto de fiducia civil se refiere a su individualidad, a que los mismos estén plenamente identificados y sean unos específicos y no genéricos. Por su parte las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (5) En relación con la naturaleza de las marcas la doctrina ha considerado: “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además susceptible de ser reproducido ilimitadamente de modo simultáneo en diversos lugares. A primera vista, la marca se nos aparece como un signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc): signo que es una realidad intangible y que a fin de ser percibido por los demás, tiene que materializarse en el producto o su envase. (…) Bien miradas las cosas, la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. La marca en sentido propio tiene un componente psicológico: es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario; mas con esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. (…) En una primera etapa y por influjo del industrialista alemán Joseph Kohler, la marca se concebía dogmáticamente como objeto de un derecho de la personalidad. En este sentido se afirmaba que del mismo modo que el nombre individual y el nombre comercial, la marca tiene por finalidad identificar a una persona (concretamente al fabricante o distribuidor de un producto). Esta tesis fue posteriormente abandonada en favor de la tesis que concibe la marca como un bien inmaterial. El propulsor de esta segunda tesis

fue Alexander-Katz, quien señaló que existen indicios contrarios a la calificación del derecho de marca como un derecho de la personalidad; a saber: la marca es transmisible a terceros; y el derecho de marca subsiste en el supuesto de que experimente cambios la titularidad de la empresa. Los seguidores de Alexander-Katz afirmaban que al igual que la patente o el modelo, la marca es un bien inmaterial que por haberse desligado de la persona del titular, es transmisible. (…)” (Subraya fuera del texto) (6) De acuerdo con lo cual se puede concluir que al ser las marcas bienes inmateriales que se encuentran determinados e individualizados es procedente la figura de la fiducia civil en relación con las mismas. 2.2 Segunda pregunta. Con el fin de determinar qué trámite se debe surtir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se debe analizar la naturaleza jurídica de la fiducia civil. En primer lugar se debe tener en consideración que dicha figura se encuentra consagrada en el Código Civil como una limitación del dominio, ya que se tiene la calidad de propietario, pero en caso de que se verifique una condición el fiduciario debe transferir la propiedad al fideicomisario o beneficiario. Al respecto el Consejo de Estado ha considerado: “El \"fideicomiso\", civil, constituye un modo de limitación de la propiedad. Es \"propiedad fiduciaria\" la sujeta el gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición (CC. Art. 794). O sea que la finalidad del fideicomiso es la transferencia de la propiedad de un bien a otra persona si se cumple la condición: se traslada del fideicomitente al fideicomisario o

beneficiario, a través del fiduciario, pudiendo coincidir los dos primeros en una misma persona.” (7) Al analizar qué ocurre con la propiedad en el caso de la fiducia civil la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales manifestó: “Deriva igualmente de la regulación legal al respecto existente, que la característica fundamental de la propiedad fiduciaria en el Código Civil, es que encuentra sujeta a una condición al estar sometida al advenimiento de un hecho futuro e incierto, que una vez se cumpla obliga al fiduciario a entregar la cosa al fideicomisario. El fiduciario puede disponer de los bienes en una forma abierta y general, con la única limitación de conservarlos en su integridad para restituirlos tan pronto se cumpla la condición establecida. El fiduciario ostenta el derecho pleno de propiedad y de usufructo mientras dure el fideicomiso. (…)” (8) En efecto, el sujetar una marca a una fiducia civil implica que esta tendrá una limitación, que consiste en que si se cumpliere la condición la propiedad de la marca deberá pasar a otra persona. Teniendo en cuenta que se trata de una limitación que se impone al derecho de propiedad sobre la marca, la misma debe ser inscrita en el Registro de Propiedad Industrial administrado por esta Superintendencia como una especie de Afectación a la marca. 2.3 Tercera pregunta. El artículo 796 del Código Civil establece una solemnidad para la constitución de la fiducia civil: “Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso que comprende o afecte un inmueble

deberá inscribirse en el competente registro.” (9) De acuerdo con lo cual, es necesario que el documento a ser inscrito en el Registro de Propiedad Industrial con el fin de constituir un fideicomiso civil sea una escritura pública otorgada por quien figure como propietario de la marca. Adicionalmente se deberá anexar el formulario debidamente diligenciado y allegar constancia del pago de la tasa respectiva. En relación con las tasas y el formulario a usar se puede consultar el Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITULOXSellodeDenominaciond eOrige n20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. 2.4 Cuarta pregunta. Reiteramos que no es posible pronunciarnos sobre situaciones particulares como la consultada en la presente pregunta, sin embargo, a continuación damos respuesta de manera general, y dando por hecho que la condición de cual pende la transferencia de la propiedad fiduciaria es la muerte a la cual se hace referencia. Una vez se cumple la condición prevista en el contrato de fiducia civil, el beneficiario o fideicomisario tiene derecho a convertirse en el propietario del bien, lo cual se conoce como restitución. De conformidad con lo cual, la restitución configura una transferencia de propiedad de la marca la cual tiene como título el contrato de constitución de la fiducia civil junto con la prueba de la ocurrencia de la condición dentro del plazo estipulado. Dado que se trata de una transferencia se debe pagar la tasa y diligenciar el

formulario correspondiente a la Inscripción de cambio en la titularidad del registro Marcario, los cuales pueden ser consultados en la Circular Única del Superintendencia de Industria y Comercio. Es de resaltar que independientemente de la existencia de un contrato en relación con una marca, a la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de encargada de la administración del Sistema nacional de propiedad industrial le corresponde verificar que se cumplan los requisitos legales previos a la inscripción de la transferencia. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 793 del Código Civil. (2) Artículo 794 del Código Civil. (3) Cabanellas Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Santillana, Madrid 1963, página 559. (4) Valencia Zea Arturo, Derecho Civil Tomo III Obligaciones, Editorial Temis, Cuarta Edición 1974, página 11. (5) Artículo 134 Decisión 486 de 2000 del Comisión de la Comunidad Andina. (6) Fernández-Novoa Carlos y otros, Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2009, Madrid, páginas 485 y 486. (7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 30 de abril de 1982, expediente número 6872, Consejero ponente: Gustavo Humberto Rodríguez. (8) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, Concepto número 9255 del 14 de febrero de 2002.

(9) Artículo 796 Código Civil.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica