SIC - Concepto-13129118

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-129118- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: “(…) solicito saber cuál es el tramite (sic) para patentar un modelo de utilidad ante la USPTO de los Estados Unidos y dónde puedo conseguir los respectivos formuladores de solicitud y de reivindicaciones. (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas

al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. La consulta no hace referencia a nuestro ámbito de competencias, por lo cual le recomendamos ingresar a la página web de The United States Patent & Trademark Office –USPTOhaciendo uso del siguiente link, http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp, allí podrá obtener sobre el trámite a surtir para el trámite de patentes en dicha Oficina. Las tasas de los trámites ante dicha autoridad pueden ser consultados en esta página http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee031913.htm#patapp, y los formatos para la aplicación en línea puede ser obtenidos en este link http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp. Adicionalmente, dentro del

ámbito de las referidas competencias a continuación le brindamos información sobre el tratado de cooperación de patentes o PCT. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

Se acota: (i) que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados

a partir de la fecha de su presentación, y que (ii) de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.2 Medios para obtener la patente o modelo de utilidad en varios países No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo producto en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. La decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención.

Entonces, si ya se radicó una solicitud de patente en un país miembro del Convenio de París, como Colombia, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de radicación de su solicitud puede invocar en cualquiera de los países miembros de ese Convenio, la prioridad a la que nos referimos en el punto 3.4 del presente concepto. En este caso, el trámite de patentabilidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del país donde desee obtener la patente y deberá cumplir con los requisitos y pagar las tasas que se establezcan en ese país. Igualmente, con la solicitud presentada en Colombia, se podrá invocar esta prioridad, dentro del mismo término de 12 meses (artículo 8 del PCT), si decide presentar una solicitud PCT ante cualquiera de las oficinas receptoras de la OMPI, por la cual se entenderá que la solicitud de patente fue presentada al mismo tiempo en todos los países miembros del PCT. En este caso, se seguirá el trámite y se pagarán las tasas previstas en el Tratado PCT, en la legislación del país receptor que se encargue de la fase internacional y en la legislación de cada uno de los países que avoque la fase nacional. El costo del trámite de concesión de patente mediante el PCT variará según las tasas fijadas por cada oficina nacional de los países en los que se cumpla la fase nacional. 2.3 Trámite para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia. De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de invención o de modelo de utilidad (persona en quien radican los derechos de exclusividad para la explotación de la

patente, bien sea por ser el inventor o por haber obtenido de este los derechos, por acto entre vivos o por vía sucesoria) puede ser persona natural o persona jurídica. En nuestra página en Internet, www.sic.gov.co/propiedad industrial/nuevas creaciones, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad, así como a la explicación de todo el trámite de patentes, a los pasos previos que se recomiendan, a las tasas establecidas, a los formularios respectivos y a las generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA