SIC - Concepto-13130699

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-130699- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El idioma oficial de Colombia, según lo dispone el artículo 10 de la Constitución Política, es el castellano, por lo cual, pese a que la consulta de la referencia fue formulada en inglés, será resuelta en castellano.

En su escrito formula las siguientes preguntas:

1. Qué ley se usa en materia de propiedad industrial, marcas y contratos de licencia (cada país Caribeño y de América Central tiene su ley o hay una norma común para el CARICOM, la ley británica tradicional?) 2. ¿Existe un proceso de aprobación de las licencias? 3. ¿Hay algunas estipulaciones que comúnmente sean omitidas o prohibidas en los contratos de licencia?

Agradecería un ejemplo de modelo de contrato de licencia que se use comúnmente para la transferencia de tecnología.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los

asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de

circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, y dado su especial interés en obtener información sobre el CARICOM, le recordamos que Colombia no hace parte de dicha organización, en el siguiente link puede verificar que Estados conforman dicha comunidad: http://www.caricom.org/jsp/community/member_states.jsp?menu=community. Es de resaltar que si bien Colombia no es miembro del CARICOM, sí ha suscrito un acuerdo de libre comercio con dicho organismo, cuyos detalles puede consultar en el siguiente link: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11951. De acuerdo con lo anterior, a continuación le brindamos información sobre sus preguntas, pero enfocadas en la regulación aplicable a Colombia. 2.1 Primera pregunta. Los países que conforman la Comunidad Andina, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, cuentan con un régimen común en materia de propiedad industrial el cual está contenido principalmente en la Decisión 486 de 2000 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto en inglés puede ser consultado en el siguiente link: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223717. 2.2 Segunda pregunta. No existe un procedimiento de aprobación de las licencias constituidas sobre una marca o patente, sin embargo, existe la posibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial administrado por la Superintendencia de Industria y

Comercio, el cual según se trate de marcas o patentes tendrá determinadas características. En materia de patentes, las licencias deben registrarse para que surtan efectos frente a terceros según dispone el artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por el contrario, el registro de las licencias constituidos sobre marcas es de carácter voluntario, ya que el mismo sólo tiene como finalidad dar publicidad, sin que se constituya en un requisito para hacerlo oponible frente a terceros. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 literal h de la Decisión 689 de 2008, la cual fue reglamentada en Colombia a través del Decreto 729 de 2012. El control que se ejerce al momento de recibir la solicitud de registro de las licencias es de carácter formal. El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (…)” De acuerdo con lo cual, para el trámite se deben diligenciar los formatos PI01-F09 o PI02-F16 respectivamente según se trate de un signo distintivo o de una nueva creación, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/anexos-de-la-circular-unica. Las tasas a pagar en el año 2013, cuando se trate de una inscripción relacionada con marcas es de COP 120.000, cuando se trate de patentes es de COP 546.000, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1.1.2.2.7 y 1.1.1.3.2.4 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.3 Tercera pregunta. Según hemos indicado, la revisión que efectúa esta Superintendencia a las solicitudes de inscripción de licencias en el Registro de Propiedad Industrial es formal, es posible que, incluso, cuando se trate de solicitudes firmadas por ambas partes, no sea necesario allegar copia de contrato de licencia. De acuerdo con lo cual no se ha establecido una lista de cláusulas o provisiones prohibidas. No contamos con un modelo de contrato de transferencia de tecnología, sin embargo, si es de su interés, puede acceder a nuestra página web http://www.sic.gov.co/es/propiedad-industrial, y allí podrá consultar los expedientes de los trámites que se surten en dicha Delegatura. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar

nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica