SIC - Concepto-13145462

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-145462- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente pregunta: “(…) Permiten las normas vigentes en el país sobre propiedad industrial, qué una empresa de carácter privado lleve o utilice como marca en parte o totalmente el nombre de un municipio colombiano (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos dar respuesta de manera general a su pregunta. Advirtiendo que un pronunciamiento Sobre la registrabilidad de una marca solamente puede ser emitido por la Delegatura de Propiedad Industrial dentro del trámite de registro de una marca.

2.1 Distintividad. Dentro de los requisitos que deben cumplir las marcas para poder ser registradas se encuentra la distintividad, esto es, que la marca sea apta para distinguir productos o servicios en el mercado, al respecto el artículo 134 de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)” (1) La distintividad ha sido definida de la siguiente manera: “La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los

consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado.” (2) En relación con la función distintiva que tienen las marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Caso: “GRANOLAJET” (recurso de anulación), publicado en la Gaceta Oficial Nº 253, de 07 de marzo de 1997).” (3) De acuerdo con lo anterior, uno de los requisitos esenciales para el registro de una marca es que la misma permita a los consumidores individualizar y diferenciar unos productos o servicios en el mercado. 2.2 Causales de irregistrabilidad. Literal e artículo 135 de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” (4)

En relación con el literal e del citado artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina esta Superintendencia ha considerado: “El término “exclusivamente”(5) para efectos de la aplicación de las causales en estudio requiere que todos y cada uno de los elementos que componen la marca sean irregistrables, esto es, que todas las partes sean comunes o usuales, descriptivas o genéricas, al igual que la parte gráfica; de forma que aún unidas carezca absolutamente de distintividad. No obstante pueden existir casos en que un signo se puede registrar a pesar de que las expresiones que lo conformen sean descriptivas, usuales o genéricas, si la combinación de ambas adquiere distintividad. De igual forma, se puede dar el caso en que la marca se compone de dos expresiones una genérica y otra que no lo es y puede ser marca en tanto que el derecho al uso exclusivo se otorga sobre la expresión no genérica que se constituye en el elemento más importante del conjunto, el único a reinvindicar y el que le aporta la distintividad para ser marca. Finalmente, se puede presentar el evento en el que el signo si bien se compone de dos expresiones inapropiables,, ya sea por ser genéricas, usuales o descriptivas, se acompaña de una gráfica bastante característica, que le imprime la fuerza distintiva que requiere el signo, sobre el cual recae la función de la marca.” (6) De acuerdo con lo anterior se puede concluir que en principio, siempre y cuando no se encuentre incursa en ninguna otra causal de irregistrabilidad, una marca que no esté compuesta exclusivamente por una indicación geográfica, siempre y

cuando contenga un elemento de distintividad, ya sea una expresión o gráfica, podrá ser registrable. Por el contrario, una marca que contenga exclusivamente una indicación geográfica no sería registrable por estar incursa en una de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esto último teniendo en consideración la excepción que para algunas causales ha previsto el inciso final de dicho artículo cuando se trate de marcas que por el uso que ya se les ha dado han adquirido la función de distintividad. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 134 Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 16-IP-2012. (3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 76-IP-2013. (4) Artículo 135 Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 17-IP-98, marca LA RUBIA, acerca del alcance del término exclusivamente, se expresó en los siguientes términos: A. Conviene dar alcance al término exclusivamente utilizado por la norma que se interpreta porque es este adverbio el que permite señalar o detectar el carácter descriptivo de una marca, ya que él se refiere al signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican la cualidad esencial del producto o del servicio sin

más palabras o adicionas de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el significado del vocablo descriptivo. (6) Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 29406 del 19 de agosto de 2008, expediente número 07-132674.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA