SIC - Concepto-13157364

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-157364- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula las siguientes preguntas: 1. “Es requisito inscribir las licencias de uso de marca?” 2. “Los contratos de Franquicias de marca determinan una licencia de uso de marca?” 3. “Es necesario inscribir la licencia de uso de una marca ante la SIC proveniente de un contrato de franquicia?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y

enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a sus preguntas. 2.1 Primera y tercera preguntas. En relación con esta materia el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. (…)” (1)

El registro de las licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario, ya que el mismo sólo tiene como finalidad dar publicidad, sin que se constituya en un requisito para hacerlo oponible frente a terceros. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 literal h de la Decisión 689 de 2008, la cual fue reglamentada en Colombia a través del Decreto 729 de 2012. El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial. No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (…)” (2) Específicamente en relación con la tercera pregunta le informamos que no existe una regulación especial para el registro de la licencia de una marca que se fundamente en un contrato de franquicia, de acuerdo con lo cual se regirá por el

principio de voluntariedad de dicha inscripción y su trámite se rige por la norma citada. 2.2 Segunda pregunta. El contrato de franquicia 2.2.1 Concepto El contrato de franquicia ha sido definido de la siguiente manera: “(…) el acuerdo mediante el cual una persona llamada franquiciador otorga a una persona natural o jurídica, llamada franquiciado, económica y jurídicamente independientes, el derecho a la distribución comercial y explotación de un producto o servicio bajo su nombre, logo, colores, secretos comerciales, programas y marca, recibiendo como contraprestación el pago de un derecho de entrada más un porcentaje por concepto de regalías, y transmitiéndole al franquiciado, todos sus conocimientos específicos, su experiencia sobre el negocio original, la ayuda y asistencia técnica necesaria, bajo unas condiciones operativas, comerciales, administrativas, económicas y geográficas preestablecidas y controladas mediante la asistencia permanente del franquiciador.” (3) 2.2.1 Características Se ha considerado que las siguientes son las principales características de dicho contrato: • Es un contrato atípico: “(…) el contrato de franquicia es un contrato atípico por cuanto no ha sido objeto de una regulación especial que lo defina dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Hablamos por tanto de una atipicidad legal porque social y comercialmente es utilizada por los empresarios. (…) Siendo un contrato atípico el contrato de franquicia (…) la libertad contractual y la voluntad de las partes intervinientes imperan en la celebración del acuerdo, sin olvidar que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están

interesados el orden y las buenas costumbres. (…)” (4) • Es un contrato consensual: “(…) esa consensualidad que caracteriza al contrato de franquicia derivada del hecho de no estar regulado en la legislación positiva colombiana (…)” (5) • Es un contrato oneroso: “(…) La onerosidad de un contrato se da cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro. Cuando existen prestaciones a cargo de cada una de las partes en Beneficio de la otra. En la franquicia se habla del derecho de entrada y de regalías para el franquiciador, y de derecho a explotar un establecimiento de comercio, una marca, un nombre, recibir un Know-how, para el franquiciado.” (6) • Es un contrato conmutativo: “(…) El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como que mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez (artículo 1498 C.C). La compensación es recíproca y esta no depende de una contingencia incierta de ganancia o pérdida (…).”(7) • Es un contrato bilateral: “(…) Desde el momento en que se perfecciona el contrato de franquicia, las partes contratantes se obligan recíprocamente (artículo 1496 C.C), cada una de ellas es acreedora y deudora al mismo tiempo. Cada uno de los contratantes asume obligaciones frente al otro.” (8) • Es un contrato de tracto sucesivo: “El contrato mismo de franquicia está concebido para que dure en el tiempo, por tal razón las prestaciones a cargo de ambas partes son de carácter continuo y deben cumplirse en periodos

convenidos. Abrir mercados, obtener clientela y lograr una expansión de la actividad, requiere de tiempo y de una ejecución sucesiva.” (9) • Es un contrato intuito personae: “La relación entre franquiciador y franquiciado está basada en la mutua confianza. Al celebrarse el contrato se tiene en cuenta las calidades y las condiciones de las personas contratantes. El franquiciador entrega su imagen, su marca, su nombre y un Know-how a una persona (franquiciado) para que se la maneje y para ello debe confiar en las calidades, la capacidad y las condiciones personales de esta. Igualmente el franquiciado también está arriesgando su buen nombre para el desarrollo de un negocio por el que ha pagado un canon o derecho de entrada y unas regalías. (…)” (10) • Es un contrato mercantil: “El contrato busca constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial, tiene una función económica que surge de la relación entre franquiciador y franquiciado la que se cumple en un ámbito totalmente mercantil. El objeto del contrato es la realización de actos de comercio y las partes son comerciantes (…)” (11) • Es un contrato de colaboración: “(…) El éxito del contrato de franquicia está en la colaboración mutua entre las partes. Hemos visto a través de este estudio cómo el franquiciador debe colaborarle al franquiciado durante el desarrollo de la franquicia, lo que redundará en beneficio de los dos. El franquiciador necesita el soporte, la asistencia y el apoyo permanente del franquiciador. (…)”(12) • Es un contrato de adhesión: “(…) El contrato de franquicia es un contrato en el

que el franquiciador impone a todos los franquiciados las mismas condiciones, las mismas obligaciones y el objeto de mantener unificada toda su red. La característica de los contratos de adhesión es la de ser impuesto por una de las partes, estar preimpresos, estandarizados, sin embargo en el de franquicia no es tan estricta esa adhesión porque hay espacios para el intercambio de ideas, para el diálogo, para la negociación. (…)” (13) 2.2.3 Clases de franquicias Si bien cada contrato de franquicia puede tener características especiales, teniendo en cuenta la amplia libertad de configuración que existe para dichos contratos, a nivel mundial se han establecido distintas modalidades de estos contratos: • FRANQUICIA DE PRODUCCIÓN: “Es aquella en que el franquiciador es a un mismo tiempo el propietario de la marca, de la enseña y del Know-how y el fabricante de los productos y otorga franquicias para que los franquiciados sean productores. En esta clase de franquicia el franquiciado fabrica los productos del del franquiciador sin que exista transmisión de tecnología, y posteriormente los comercializa utilizando la marca del franquiciador. La marca de fabricación y de distribución, son en este caso idénticas. Este tipo de franquicia es muy adecuado para actividades de confección, fabricación de zapatos y de muebles. (…)” (14) • FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÓN: “Franquiciador selecciona una variedad de productos fabricados por otras empresas para que sean distribuidos a través de los puntos de venta de su red. Dentro de este tipo de franquicia, el franquiciador actúa como un seleccionador de productos, que son fabricados por otras

empresas, y es comparable a una central de compras en la que se seleccionan y negocian los mejores productos y las mejores condiciones con proveedores, transmitiendo su Saber –hacer al franquiciado.\" (15) A su vez existen dos modalidades de franquicia de distribución: - Franquicia del productor: En esta modalidad el franquiciador es fabricante y el franquiciador es un detallista. (16) - Franquicia de distribución propiamente dicha: En esta modalidad el franquiciador es un mayorista y el franquiciado es un minorista. (17) Por otra parte, hay dos categorías de franquicias de distribución: - Franquicia con central de compras: En esta franquicia el franquiciador tiene una central de compras que selecciona y adquiere los productos que se van a ofrecer en los puntos de venta y los distribuye desde la sede central a los franquiciados. (18) - Franquicia con central de homologación: El franquiciador selecciona una serie de proveedores, negocia con ellos y con dichos productos elabora un catálogo de productos. Por su parte los franquiciados realizan sus compras directamente con los proveedores seleccionados y de acuerdo con el catálogo. (19) Finalmente, en Estados Unidos existen tres modalidades de la franquicia de distribución: - Franquicia de productos y de marca: En esta franquicia el franquiciado distribuye los productos y servicios del franquiciador y tiene derecho a usar el nombre comercial y marca del franquiciador. No incluye asistencia técnica. (20) - Franquicia de formato de negocio: En esta modalidad el franquiciador le da al franquiciado un negocio estandarizado, en el cual, gracias a los manuales y

asistencia técnica el franquiciado opera exactamente igual al franquiciador. Este es el concepto moderno de franquicia comercial, y se ha aplicado principalmente para franquicias de servicios y franquicias compuestas por distribución y servicios. Se conoce como Business Format Franchising. (21) - Franquicia de conversión: En este caso, un negocio ya existente es incluido en una cadena de franquicias y adopta la imagen, nombre, publicidad y en general los elementos distintivos de la franquicia. (22) • FRANQUICIA DE SERVICIOS: “En este tipo de franquicia el franquiciador ofrece a los franquiciados una fórmula original, específica y diferenciada de prestación de servicios al usuario o consumidor, con un método experimentado y caracterizado por su eficacia. El franquiciador se encarga de transmitir su Knowhow y el Saber-hacer a sus franquiciados, pudiendo ofrecer prestaciones similares y a los mismos niveles de calidad y precio, sin existir un producto físico transmitido. (…)” (23) • FRANQUICIA INDUSTRIAL: “En esta franquicia tanto el franquiciador como el franquiciado son industriales que se asocian mediante la celebración de un contrato de franquicia a través del cual el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación, el Know-how y la tecnología (conjunto de conocimientos empleados en la producción y mercadeo de bienes y servicios), la comercialización de los productos, la marca, su nombre, los procedimientos administrativos, las técnicas de venta a escala industrial y un territorio exclusivo para la venta del producto. (…)”(24) • FRANQUICIA ASOCIATIVA: “Esta franquicia se produce cuando el franquiciado

tiene participación económica en la sociedad franquiciadora. Se puede dar este hecho cuando la sociedad cotiza en Bolsa y el franquiciado puede adquirir acciones. (…) También se habla de franquicia asociativa cuando el franquiciador es propietario de parte del negocio franquiciado, o cuando el franquiciador llega a tener una participación en el franquiciador. (…)”(25) • FRANQUICIA FINANCIERA: “Se habla de franquicia financiera cuando el franquiciado se limita a aportar capital y no trabajo. El franquiciado es simplemente un inversionista y deja la responsabilidad de toda la labor y desarrollo de la misma a terceras personas. (…)”(26) • FRANQUICIA CORNER: “(…) Esta franquicia se desarrolla dentro de un establecimiento comercial que destina un área determinada como espacio de venta de los productos o prestación de los servicios del franquiciador, bajo las normas, marca y especificaciones de este. Son los famosos stands o corner instalados en grandes almacenes (…)”(27) • FRANQUICIA MASTER: “(…) Se denomina también franquicia principal o franquicia maestra y se produce cuando el franquiciado está facultado para desarrollar las funciones de franquiciador en una delimitación geográfica determinada. (…)”(28) De acuerdo con lo anterior se puede concluir que los contratos de franquicia pueden adoptar múltiples modalidades, y en ellos franquiciador y franquiciado tienen distintos roles, pudiendo el franquiciador permitir el uso de una marca al franquiciado, figura que corresponde a la licencia de uso de una marca, la cual se estudia a continuación.

2.2.4 El contrato de licencia El contrato de licencia de uso ha sido definido de la siguiente manera: “convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último” (29) Según se analizó en el numeral 2.1 del presente concepto, el trámite de inscripción de la licencia de uso de una marca es de carácter voluntario, por lo cual su titular puede optar por inscribirlo o no, sin que la decisión de no inscribir la licencia resulte en el incumplimiento de un requisito legal. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 162 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina. (2) Numeral 1.2.6.3 Título décimo Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. (3) VANEGAS SANTORO, Antonio, El Contrato de Franquicia, Ediciones Librería del Profesional, 1999, páginas 7 y 8.

(4) ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto, Contratos Mercantiles, Tomo II, Contratos Atípicos, Biblioteca Jurídica Diké, Cuarta Edición, 2002, página 115. (5) Ibídem, página 116. (6) Ibídem. (7) Ibídem, página 117. (8) Ibídem.

(9) Ibídem. (10) Ibídem. (11) Ibídem. (12) Ibídem, página 118. (13) Ibídem. (14) VANEGAS SANTORO, Antonio, El Contrato de Franquicia, Ediciones Librería del Profesional, 1999, página 15. (15) Ibídem, página 16. (16) Ibídem. (17) Ibídem. (18) Ibídem. (19) Ibídem. (20) Ibídem, página 17. (21) Ibídem, páginas 17 y 18. (22) Ibídem, página 18. (23) Ibídem, página 21. (24) Ibídem, páginas 22 y 23. (25) Ibídem, página 23. (26) Ibídem, página 24. (27) Ibídem, página 24. (28) Ibídem, página 25. (29) LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2001, página 446.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Reviso y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA