SIC - Concepto-13163066

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-163066- -2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario manifiesta: "(...) Mediante la resolución (...) fue concedido a la sociedad (...) el registro de la marca (...) En la actualidad, la sociedad (...) requiere usar la marca (...), pero agregando a dicha marca las expresiones (...). La sociedad (...) no tiene ningún inconveniente con esta situación, y está de acuerdo en que a la marca se le adicionen las dos palabras mencionadas. Se tiene claridad en el hecho de solicitar los nuevos registros podría ser causal de irregistrabilidad por la confusión que podría haber, no obstante que (...) no presentaría ninguna oposición por tal hecho. Tampoco podemos conceder una licencia de uso porque al adicionar las palabras mencionadas, la marca no es la misma inicialmente registrada y ésta es la condición de la afectación." Con fundamento en esos hechos formula la siguiente consulta: "Teniendo en cuenta estos hechos, les solicito comedidamente indicarme cuál es el camino a seguir para lograr el registro de la marca (...) teniendo en cuenta que ambas sociedades están de acuerdo en usar la marca y al mismo tiempo están de acuerdo en que la sociedad (...) modifique la marca adicionando las palabras mencionadas."

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidirlos asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1 Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas Comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas . 2.1. El análisis de registrabilidad de una marca Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un examen de registrabilidad del signo solicitado, con el fin de determinar si éste reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca. Los requisitos con los cuales deben cumplir las marcas para poder ser objeto de registro están establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y consisten básicamente en perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, finalmente se debe verificar que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será

obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores". (1) Por su parte, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra las causales absolutas de irregistrabilidad: "No podrán registrarse como marcas los signos que: "a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; a) carezcan de distintividad; b) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

f) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; g) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; h) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las Características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". (2) A su vez, la misma decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; "b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

"c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; "d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; "e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; "f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; "g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

"h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; Un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." (3) Así las cosas, se advierte que en el evento en que un signo cuyo registro se ha solicitado genere riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en la norma arriba transcrita, no puede registrarse como marca, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio debe negar la respectiva solicitud. En esta medida, la evaluación de registrabilidad de una marca corresponde exclusivamente a la autoridad nacional competente, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, si una solicitud no cumple condichos requisitos, por existir el riesgo de confusión o asociación, no es posible superar dicho obstáculo a través de una autorización del titular de la marca en relación con la cual existe el riesgo. Sobre todo si se tiene en cuenta que el permitir la inscripción de una marca bajo esa situación podría afectar a los consumidores, porque correrían el riesgo de confundirse en caso de que coexistieran las marcas. 2.2. Coexistencia de marcas La figura de la coexistencia marcaría está consagrada en el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se transcribe

a continuación: "Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas." (Subraya fuera del texto) (4) Los acuerdos de coexistencia marcaría han sido definidos de la siguiente manera por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Los acuerdos de coexistencia marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas

idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares." (5) El Tribunal de Justicia Andino, mediante reiterados fallos ha interpretado la norma anterior de la siguiente manera: "El artículo mencionado prohibe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: Los Acuerdos de Coexistencia Marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza". (6)

De manera que los acuerdos de coexistencia marcaría, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos: • Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. • Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. • Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. Esta Superintendencia ha considerado: "En efecto, si bien una (sic) de los objetivos que se buscan al negar un registro marcario por confundibilidad, es el de salvaguardar el derecho de exclusiva por parte del titular de la marca anteriormente registrada, éste no es el único objetivo que se busca. Se pretende también dejar a salvo el mercado y el derecho de libre escogencia para el consumidor (...)" (7) En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente: "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error." (8) En el mismo sentido adicionalmente ha considerado: "[De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de

confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate." (9) Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que aunque los acuerdos de coexistencia marcaría son actos que se llevan a cabo con fundamento en la autonomía de la voluntad privada, pueden llegar a afectar tanto los derechos de los consumidores como las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, razón por la cual, los mismos deben tener las previsiones necesarias para evitar generar confusión en los consumidores y adicionalmente respetar las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal. En este sentido, pese a que se presente un acuerdo de coexistencia el trámite del registro de una marca, subsiste el deber de la Superintendencia de verificar que la marca no resulte contraria al orden jurídico y en especial que no afecte a los consumidores ni al mercado. 2.3. Uso de las marcas En relación con el uso de las marcas el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran

disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. "(10) En relación con la obligación de usar la marca registrada la doctrina ha considerado: "La obligación o carga que se impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas. Con ello se persigue Fundamentalmente que la realidad formal del registro, se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica entre el signo y el producto, momento en que surge el verdadero concepto de marca. (...) La Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene dicha obligación, pero la hace efectiva a través de otro mecanismo. Faculta a cualquier interesado para solicitar su cancelación ante la oficina nacional competente, cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado, durante un término de tres (3) años, el cual se cuenta hace atrás a partir de la solicitud de cancelación por no uso. "(11) Por su parte, específicamente en relación con el inciso tercero de la norma en

comento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado: "El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciados aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

1. Si el signo figurativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada (...) y,

2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. "(12) De acuerdo con lo anterior se concluye que es posible hacer uso de una marca de la que se es titular modificando ciertos elementos desde que se mantengan los elementos esenciales del signo registrado y se mantenga la capacidad diferenciadora.

Otro de los aspectos al analizar en relación con la forma como se debe usar una marca es el riesgo de vulgarización o pérdida del carácter distintivo de una marca, dicha figura se encuentra consagrada en los siguientes términos en el artículo 169 De la Decisión 486 de 2000:

"La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada." (13) De acuerdo con dicha norma, es posible que en caso de que el titular use o permita el uso de una marca de un modo que se convierta en un signo genérico, de oficio o a solicitud de cualquier persona sea cancelado de manera total o parcial el registro de la marca. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1). Artículo 134 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(2). Artículo 135 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3). Artículo 136 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4). Artículo 159 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2003. (6). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2003. (7). Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 18176 del 30 de junio de 2004. (8). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2001. (9). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-2010. (10). Artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (11). Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Primera edición, Septiembre 2001, Editorial Diké, página 116. (12). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 79-IP-2012. (13). Artículo 169 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos