SIC - Concepto-13179712

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-179712- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 10

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: "(...) Hace dos meses compré un establecimiento de comercio denominado (...).

En el artículo 525 del Código de Comercio está establecido que cuando uno compra un establecimiento de comercio, incluye muebles y enseres, contrato de arrendamiento, entre otros el nombre. El señor que me vendió el negocio me dijo que (...) era una marca registrada y por lo tanto no entraba dentro del negocio, que me lo vendía por aparte (...) Consulta: En la Superintendencia de Industria y Comercio figura registrado el nombre (...) Es cierto que me puede hacer un cobro adicional por el nombre del negocio? Que (sic) trámites debo realizar (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia

le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas

comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación, ni dirimir un conflicto de carácter contractual. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación le brindamos información sobre el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca, los derechos que confiere una marca y la manera en que se transfiere una marca. 2.1 Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca Los conceptos de nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca todos hacen referencia a bienes inmateriales, sin embargo cada uno tiene características propias. En primer lugar los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de

personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir." (1) En este sentido, si bien los nombres comerciales pueden coexistir con la razón social de las empresas estos son independientes. La enseña comercial ha sido definida de la siguiente manera por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil" (Pachón Muñoz, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127)." (2) En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho Tribunal ha considerado: "Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190". (Proceso 96-IP-2009, publicado en

la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa). Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial." (3) Por su parte las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." (4) Finalmente, sobre la formación de la razón social el artículo 303 del Código de Comercio establece: "La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones \"y compañía\",

\"hermanos\", \"e hijos\", u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad." (5) El nombre comercial, la enseña comercial y la marca son bienes inmateriales sobre los cuales se pueden constituir derechos de exclusividad objeto de protección por parte del régimen de propiedad industrial. La protección y el derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y de un nombre comercial se obtienen a través del uso. El nombre comercial, la enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Nombre comercial y enseña comercial: En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores'. En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo

136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, 'si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial'. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario." (6) Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de

Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial.  Marca: Al contrario del depósito del nombre comercial, el registro de las marcas sí tiene efectos constitutivos, por lo cual solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". (7) El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece los derechos que concede el registro de una marca: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". (8)

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. 2.2. Cómo consultar una marca. A través del siguiente link puede acceder a la herramienta de consulta de signos distintivos de esta Superintendencia: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/index.php, o siguiendo esta ruta:  Ingresar a la página web: www.sic.gov.co  Seleccionar las opciones: Propiedad Industrial – Marcas y otros signos distintivos –Marcas  Escoger la opción: Consulta de signos distintivos 2.3 Transferencia de una marca En relación con la transferencia de una marca el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión". (9) En este sentido, la normativa andina ha previsto expresamente la posibilidad de que una empresa sea vendida sin que ello implique necesariamente la transferencia de la marca, por lo cual, dependerá de la voluntad de las partes el que se incluya o no la venta de la marca. Por su parte, en lo atinente a los requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo la transferencia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. (...) De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. (...) En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión

486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País

Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457. El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: "La cesión que presupone 'básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario', se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. (...) (10) En este sentido, a fin de que la transferencia de una marca sea oponible a terceros se debe inscribir ante la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo lo dispuesto en el Título Décimo de la Circular Única de esta Entidad, el cual puede consultar en el siguiente link http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITUL0XSellodeDenominacionde0r ige n20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. Si requiere

mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012.

Ibídem. (3) Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Artículo 303 del Código de Comercio. (5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 75-IP-2012. (6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 7-IP-98. (7) Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (8) Artículo 161 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina. (9) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 136-IP-2011.