SIC - Concepto-13182963

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-182963- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: "(...) Teniendo en cuenta que en Colombia no se pueden patentar procedimientos matemáticos, no se puede patentar software, ni procedimientos de computación; y teniendo en cuenta que Colombia tiene suscritos acuerdos en otros países como el pct, o el tratado de parís (sic) ect (sic), con países que si (sic) permiten la patentabilidad de estos procedimientos: "las patentes otorgadas de software o de procedimiento de computadores en países como estados unidos (sic) o Japón, son validas (sic) o tienen algún tipo de injerencia en el país Colombia?" (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Patentes. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia

le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención. 2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención. (...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación le brindamos información sobre el principio de territorialidad de las patentes, el Tratado PCT y los requisitos de patentabilidad. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico las patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación.

Así mismo, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.1. Principios de independencia y territorialidad de las patentes El numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención o modelo de utilidad en diferentes países, "[l]as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención o modelo de utilidad, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención o modelo de utilidad en otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Esta independencia es el fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente

que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente. 2.2. Medios para obtener la patente o modelo de utilidad en varios paísesTratado PCT No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo producto en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. Se debe tener en cuenta que el Tratado PCT es un sistema de presentación de solicitudes, que busca agilizar la presentación de las solicitudes de patentes, pero no

es un sistema de concesión de patentes. Por lo cual, la decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde se presente la solicitud, lo cual se hará de acuerdo con la normativa aplicable a dicho país. De acuerdo con lo cual, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de radicación de una solicitud de patente en un país miembro del Convenio de París, como Colombia, se puede invocar en cualquiera de los países miembros de ese Convenio la prioridad. En este caso, el trámite de patentabilidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del país donde desee obtener la patente y deberá cumplir con los requisitos y pagar las tasas que se establezcan en ese país. Igualmente, con la solicitud presentada en Colombia, se podrá invocar esta prioridad, dentro del mismo término de 12 meses (artículo 8 del PCT), si decide presentar una solicitud PCT ante cualquiera de las oficinas receptoras de la OMPI, por la cual se entenderá que la solicitud de patente fue presentada al mismo tiempo en todos los países miembros del PCT. En este caso, se seguirá el trámite y se pagarán las tasas previstas en el Tratado PCT, en la legislación del país receptor que se encargue de la fase internacional y en la legislación de cada uno de los países que avoque la fase nacional. El costo del trámite de concesión de patente mediante el PCT variará según las tasas fijadas por cada oficina nacional de los países en los que se cumpla la fase nacional. 2.3 Requisitos para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia.

De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de invención o de modelo de utilidad (persona en quien radican los derechos de exclusividad para la explotación de la patente, bien sea por ser el inventor o por haber obtenido de este los derechos, por acto entre vivos o por vía sucesoria) puede ser persona natural o persona jurídica. En relación con el concepto de patente y de invención el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define

como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras)." (1) Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece qué no se considerará una invención: "No se consideran invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por derechos de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectual juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y f) las formas de presentar información." (2) Los requisitos que debe cumplir una invención, sea de producto o de procedimiento están previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." (3) Posteriormente, el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 desarrolla el requisito de

novedad en los siguientes términos: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40." (4) En relación con dicho requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención." (5) Así mismo, dicho Tribunal ha fijado las siguientes reglas para determinar la novedad de un invento: "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para

lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999)." (6) El segundo de los requisitos de patentabilidad es el nivel inventivo, el cual está fijado así en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." (7) Frente al nivel inventivo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) Una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la

elaboración de la regla técnica." (8) El último de los requisitos de patentabilidad es la aplicación industrial, el cual está previsto en el artículo 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." (9) Frente a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró: "Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica. Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología. Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial. El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95." (10) Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2012. (2) Artículo 15 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Artículo 14 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Artículo 16 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2010. (6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012. (7) Artículo 18 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012. (9) Artículo 19 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (10) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1998.