SIC - Concepto-13186014

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-186014- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta El peticionario solicita una certificación en relación con una patente de modelo de utilidad y formula las siguientes preguntas: 1. "Que nadie antes en el mundo había patentado una (...)?" 2. "Que nadie en eI mundo puede fabrica r o construí r piscinas modulares sin la autorización de (...)" 3. "Nadie en eI mundo puede patentar una (...) aunque sea diferente eI modelo de utilidad?"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Nuevas Creaciones. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio.

5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.

6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad. (...)

9. Llevar los archivos y registros de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, del registro de diseños industriales y de los esquemas de trazados de circuitos integrados. (...)" Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta, ni corresponde a esta Oficina Jurídica a través de un concepto emitir una certificación, como usted lo solicita. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuestas de manera general a sus preguntas. 2.1 Los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad se encuentran definidos en los siguientes términos en el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o

disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes." (1) En relación con los modelos de utilidad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) "Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) "Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) "Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende." El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una "invención menor". Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: "(...) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin". En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (...)"

(2) De acuerdo con el artículo 84 de la norma en comento el término de las patentes de modelo de invención es de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Así mismo, se debe tener en cuenta que, en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación. 2.2 Primera pregunta. Dentro del trámite de concesión de una patente de modelo de utilidad se encuentra la verificación del requisito de novedad, de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella

se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40." (3) En relación con dicho requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención." (4) Así mismo, dicho Tribunal ha fijado las siguientes reglas para determinar la novedad de un invento: "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre lala invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999)." (5)

En este sentido, durante el trámite que se lleva a cabo para otorgar una patente de modelo de utilidad, al igual que ocurre en el trámite de una patente de invención se lleva a cabo una búsqueda de antecedentes a nivel mundial, con el fin de verificar que se cumpla con el requisito de novedad. Al respecto se debe tener en cuenta que el estudio de anterioridades es en relación con las reivindicaciones y no con respecto del nombre del diseño que se pretende patentar. 2.3 Segunda pregunta. La protección que brinda una patente de modelo de utilidad se circunscribe a las reivindicaciones y no al nombre que se le dé a la creación, y consiste en lo siguiente: La protección de la cual se goza durante el término de vigencia de la patente de modelo de utilidad, el cual es de 10 años de acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene dos aspectos, según ha analizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:  Positiva es la facultad de explotar la patente y i por !o tanto i de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.  Negativa: (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad,

diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: "El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada "ius prohibendi" que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la

concesión de la patente." (6) De acuerdo con lo cual, el uso sin autorización de una patente de modelo de utilidad se podría constituir en una infracción a la misma y puede dar lugar al ejercicio de la acciones consagradas en el ordenamiento jurídico a favor de su titular. 2.4 Tercera pregunta. Reiteramos que tratándose de patentes y modelos de utilidad la protección que se brinda y el derecho de exclusiva otorgado se circunscriben a las reivindicaciones de la creación, y no al nombre que se le otorgue, correspondiendo esto último al ámbito de las marcas y signos distintivos. Así mismo, se debe tener en consideración que las patentes se rigen por los principios de independencia y territorialidad, los cuales se estudian a continuación. El numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención o modelo de utilidad en diferentes países, "[l]as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención o modelo de utilidad, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención o modelo de utilidad en otro país o en los países de la

Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Esta independencia es el fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 81 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2011. (3) Artículo 16 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2010. (5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012. (6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 152-IP-2011.