SIC - Concepto-13189182

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-189182- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: "(...) Es posible que un mismo lema pueda ser registrado para varias marcas, cuyo titular sea la misma persona natural o jurídica (...)."

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos

distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a su consulta. 2.1. Los lemas comerciales. Los lemas comerciales están definidos en los siguientes términos en el numeral 2 del artículo 175 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "(...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca." (1) En relación con el registro de lemas comerciales los artículos 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina se establecen las

siguientes reglas especiales:  En la solicitud del registro del lema se debe indicar la marca con el lema será usado.  No se pueden registrar lemas comerciales que contengan alusión a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar esos productos o marcas.  La transferencia del lema comercial se realiza conjuntamente con el de la marca.  La vigencia de lema comercial depende de la vigencia de la marca. Así mismo, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad a los lemas comerciales resultan aplicables las disposiciones sobre marcas. 2.2. Requisitos para el registro de lemas comerciales. En relación con los requisitos que se evalúan para proceder con el registro de un lema comercial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un

conjunto de dibujos". (Proceso 132IP-2004. Marca: "DIADICON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo

134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. (...)" (2) Específicamente en relación con su pregunta, encontramos que es posible que un mismo lema comercial sea registrado en varias marcas de un mismo titular, dado que no existiría riesgo de confusión, por tener los productos o servicios el mismo titular, sin embargo, es de recordarse que un pronunciamiento sobre la registrabilidad de un lema comercial solamente puede ser dado por la Delegatura de Propiedad Industrial dentro del respectivo trámite. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 175 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 9-IP-2013.