SIC - Concepto-13198786

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-198786- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 11

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: "(...) Quisiera que por favor me brinden información sobre los requisitos de forma para entrar en fase nacional a través de PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes). ¿Qué especificaciones técnicas se deben tener en cuenta para la entrada en fase nacional? (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Patentes. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas

al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación le brindamos información sobre el trámite de las patentes y el Tratado PCT. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico las patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del

2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación. Así mismo, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.2 Medios para obtener la patente o modelo de utilidad en varios países No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo

producto en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. La decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención. Entonces, si ya se radicó una solicitud de patente en un país miembro del Convenio de París, como Colombia, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de radicación de su solicitud puede invocar en cualquiera de los países miembros de ese Convenio, la prioridad a la que nos referimos en el punto 3.4 del presente concepto. En este caso, el trámite de patentabilidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del país donde desee obtener la patente y deberá cumplir con los requisitos y pagar las tasas que se establezcan en ese país. Igualmente, con la solicitud presentada en Colombia, se podrá invocar esta prioridad,

dentro del mismo término de 12 meses (artículo 8 del PCT), si decide presentar una solicitud PCT ante cualquiera de las oficinas receptoras de la OMPI, por la cual se entenderá que la solicitud de patente fue presentada al mismo tiempo en todos los países miembros del PCT. En este caso, se seguirá el trámite y se pagarán las tasas previstas en el Tratado PCT, en la legislación del país receptor que se encargue de la fase internacional y en la legislación de cada uno de los países que avoque la fase nacional. El costo del trámite de concesión de patente mediante el PCT variará según las tasas fijadas por cada oficina nacional de los países en los que se cumpla la fase nacional. 2.3 Requisitos para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia. De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de invención o de modelo de utilidad (persona en quien radican los derechos de exclusividad para la explotación de la patente, bien sea por ser el inventor o por haber obtenido de este los derechos, por acto entre vivos o por vía sucesoria) puede ser persona natural o persona jurídica. En relación con el concepto de patente y de invención el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras)." (1) Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece qué no se considerará una invención: "No se consideran invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por derechos de

autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y f) las formas de presentar información." (2) Los requisitos que debe cumplir una invención, sea de producto o de procedimiento están previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." (3) Posteriormente, el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 desarrolla el requisito de novedad en los siguientes términos: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40." (4)

En relación con dicho requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención." (5) Así mismo, dicho Tribunal ha fijado las siguientes reglas para determinar la novedad de un invento: "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisa r la fecha con base en la cuaI deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999)." (6) El segundo de los requisitos de patentabilidad es el nivel inventivo, el cual está fijado así en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." (7) Frente al nivel inventivo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "(...) Una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica." (8) El último de los requisitos de patentabilidad es la aplicación industrial, el cual está previsto en el artículo 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." (9) Frente a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró: "Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología. Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial. El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95." (10) 2.4 Trámite para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia. El trámite para la obtención de una patente de invención está regulado en el Título II del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451. Así mismo se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio cuyo texto está disponible en la siguiente dirección: http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITUL0XSellodeDenominacionde0r ige n20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. El procedimiento está compuesto principalmente de las siguientes etapas: 2.4.1 Presentación de la solicitud: La solicitud se debe presentar usando e l formato PI02-F01 que es el Anexo 6.3 de la Circular Única, el cual puede encontrar en este link: http://www.sic.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=40efa22b-d107-4c6694ff-ab0 c8fd57cb2&groupId=10157. En la página final de dicho formato encontrará

instrucciones sobre cómo debe diligenciarlo. Junto al formato se deben anexar los siguientes documentos de acuerdo con el artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:  Descripción completa de la invención.  Las reivindicaciones para las cuales se solicita protección.  Las reivindicaciones para las cuales se solicita protección. considerarán parte integrante de la descripción.  Resumen y extracto para publicación, debe incluir el objeto y la finalidad de la invención, y en caso de que sea necesario, el arte final del dibujo o figuras más características.  El poder, en caso de que se requiera.  El comprobante del pago de las tasas, las cuales se pueden consultar en el Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  En caso de que aplique, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante de la patente. Así mismo debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 25 al 32 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.2. Examen de requisitos de forma: Se rige por lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En caso de que la Superintendencia encuentre que no se cumplen con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina notificará al peticionario para que los complete en un plazo de 2 meses,

término que puede ser extendido a solicitud del peticionario por un periodo igual. 2.4.3. Publicación: Luego (Je pasados 18 meses se podrá ordenar la publicación sin embargo el interesado puede pedir que se publiquen en cualquier momento después de finalizada la revisión de forma, de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.4 Oposiciones: Dentro de los 60 días siguientes a la publicación quien tenga legítimo interés puede presentar una oposición en los términos del artículo 42 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En caso de que se presenten oposiciones la Superintendencia notificará de ello al peticionario y tendrá un término de 60 días para que argumente, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A solicitud del peticionario dicho plazo puede ser extendido. 2.4.5 Examen de la invención: De acuerdo con el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud el solicitante debe pedir que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa correspondiente. Dentro de esta revisión la Superintendencia puede manifestar al peticionario que la invención no es patentable, y dentro de los 60 días siguientes el solicitante podrá responder, en caso de que no responda se negará la patente. Si el examen definitivo es favorable se otorga el título de la patente, ya sea de todas o de algunas reivindicaciones. La patente tiene un plazo de duración de 20 años, sin embargo, se debe tener en cuenta lo dispuesto

sobre la extensión del plazo de la patente en el texto definitivo del acuerdo de libre comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, el cual se puede consultar en la siguiente página web: https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=727. 2.4.6 Recursos: Contra el acto administrativo que decide sobre la concesión de la patente proceden los recursos de vía gubernativa, sin embargo, teniendo en cuenta que en el caso de patentes de invención el acto administrativo es proferido por el Superintendente de Industria y Comercio, solamente procede el recurso de reposición. Es de resaltarse que Colombia se encuentra implementado acuerdos para disminuir los tiempos de trámite de las patentes, lo cual se ha denominado Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH). Dichos acuerdos permiten a un solicitante que cuente con una invención que haya sido declarada como patentable en una Oficina de Primera Presentación (OPP) pueda solicitar en una Oficina de Segunda Presentación (OSP) que se lleve a cabo el examen de la patente con la búsqueda y resultados de fondo de la primera oficina. El primer Procedimiento Acelerado de Examen de Patente se ha establecido con la Oficina de Patentes y Marcas de Los Estados Unidos de América (USPTO). En nuestra página web (www.sic.gov.co) seleccionando las opciones Propiedad Industrial y posteriormente Procedimiento Acelerado de Examen de Patente podrá encontrar más información al respecto. Adicionalmente, en la misma página web, pero seleccionando las opciones Propiedad Industrial, posteriormente Patentes y nuevas creaciones y finalmente Patentes de Invención, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de

patente de invención así como a la explicación de todo el trámite de patentes, los pasos previos que se recomiendan, las tasas establecidas, los formularios respectivos y las generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2012. (2) Artículo 15 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Artículo 14 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Artículo 16 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2010. (6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012. (7) Artículo 18 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012. (9) Artículo 19 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (10) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1998.