SIC - Concepto-13204225

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-204225- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: "(...) Me podrían aclarar que (sic) diferencia hay entre un procedimiento y un método o facilitarme algún documento donde se encuentre dicha explicación.

Además quisiera sabe (sic) si es posible y si el invento lo justifica, realizar una solicitud en mas (sic) de un sentido. Es decir, como producto y procedimiento o producto y método. (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Patentes. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a sus preguntas. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico las patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación. Así mismo, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad.

2.2 Primera pregunta. En relación con el concepto de patente y de invención el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras)." (1) El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ha

determinado qué puede ser patentable: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." (2) En este sentido, las patentes se han clasificado en dos clases, patentes de invención y patentes de procedimiento, sin que exista una tercera categoría de patentes de método, estas se enmarcan dentro de las patentes de procedimiento. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)". (Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO, publicado en la Gaceta Oficial N° 1061, de 29 de abril de 2004,)." (3) 2.2. Segunda pregunta. Según se indicó, no existe una categoría de patente de método, por lo cual

correspondería al concepto de patente de procedimiento. Es posible que en el trámite de una patente de producto se incluyan dentro de las reivindicaciones no solamente las características del producto, sino adicionalmente el procedimiento usado para su elaboración.

Al respecto se ha considerado: "(...) 57. En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (...). Las primeras se refieren ya sea una substancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos.

Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido." (4) 2.4. Trámite para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia. El trámite para la obtención de una patente de invención está regulado en el Título II del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451. Así mismo se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio cuyo texto está disponible en la siguiente dirección: http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITULOXSellodeDenominacionde

Orige n20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. El procedimiento está compuesto principalmente de las siguientes etapas: 2.4.1 Presentación de la Solicitud: La solicitud se debe presentar usando e I formato PI02-F01 que es el Anexo 6.3 de la Circular Única, el cual puede encontrar en este link: http://www.sic.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=40efa22b-d107-4c6694ff-ab0 c8fd57cb2&groupId=10157. En la página final de dicho formato encontrará instrucciones sobre cómo debe diligenciarlo. Junto al formato se deben anexar los siguientes documentos de acuerdo con el artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:  Descripción completa de la invención.  Las reivindicaciones para las cuales se solicita protección.  Los dibujos, cuando sean necesarios para comprenden la invención, éstos se considerarán parte integrante de la descripción.  Resumen y extracto para publicación, debe incluir el objeto y la finalidad de la invención, y en caso de que sea necesario, el arte final del dibujo o figuras más características.  El poder, en caso de que se requiera.  El comprobante del pago de las tasas, las cuales se pueden consultar en el Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  En caso de que aplique, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante de la patente. Así mismo debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 25 al 32 de la Decisión

486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.2. Examen de requisitos de forma: Se rige por lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En caso de que la Superintendencia encuentre que no se cumplen con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina notificará al peticionario para que los complete en un plazo de 2 meses, término que puede ser extendido a solicitud del peticionario por un periodo igual. 2.4.3. Publicación: Luego de pasados 18 meses se podrá ordenar la publicación, sin embargo el interesado puede pedir que se publiquen en cualquier momento después de finalizada la revisión de forma, de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.4 Oposiciones: Dentro de los 60 días siguientes a la publicación quien tenga legítimo interés puede presentar una oposición en los términos del artículo 42 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En caso de que se presenten oposiciones la Superintendencia notificará de ello al peticionario y tendrá un término de 60 días para que argumente, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A solicitud del peticionario dicho plazo puede ser extendido. 2.4.5 Examen de la invención: De acuerdo con el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del plazo de 6 meses desde la

publicación de la solicitud el solicitante debe pedir que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa correspondiente. Dentro de esta revisión la Superintendencia puede manifestar al peticionario que la invención no es patentable, y dentro de los 60 días siguientes el solicitante podrá responder, en caso de que no responda se negará la patente. Si el examen definitivo es favorable se otorga el título de la patente, ya sea de todas o de algunas reivindicaciones. La patente tiene un plazo de duración de 20 años, sin embargo, se debe tener en cuenta lo dispuesto sobre la extensión del plazo de la patente en el texto definitivo del acuerdo de libre comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, el cual se puede consultar en la siguiente página web: https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=727. 2.4.6 Recursos: Contra el acto administrativo que decide sobre la concesión de la patente proceden los recursos de vía gubernativa, sin embargo, teniendo en cuenta que en el caso de patentes de invención el acto administrativo es proferido por el Superintendente de Industria y Comercio, solamente procede el recurso de reposición. Es de resaltarse que Colombia se encuentra implementado acuerdos para disminuir los tiempos de trámite de las patentes, lo cual se ha denominado Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH). Dichos acuerdos permiten a un solicitante que cuente con una invención que haya sido declarada como patentable en una Oficina de Primera Presentación (OPP) pueda solicitar en una Oficina de Segunda Presentación (OSP) que se lleve a cabo el examen de la patente con la búsqueda y resultados de fondo de la primera oficina.

El primer Procedimiento Acelerado de Examen de Patente se ha establecido con la Oficina de Patentes y Marcas de Los Estados Unidos de América (USPTO). En nuestra página web (www.sic.gov.co) seleccionando las opciones Propiedad Industrial y posteriormente Procedimiento Acelerado de Examen de Patente podrá encontrar más información al respecto. Adicionalmente, en la misma página web, pero seleccionando las opciones Propiedad Industrial, posteriormente Patentes y nuevas creaciones y finalmente Patentes de Invención, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente de invención así como a la explicación de todo el trámite de patentes, los pasos previos que se recomiendan, las tasas establecidas, los formularios respectivos y las generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2012. (2) Artículo 14 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 45-IP-2013. (4) Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, OMPI, Ginebra.