SIC - Concepto-13230670

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-230670- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: “(…) Amablemente solicito me amplíen información de el (sic) Artículo 17, Decisión 486, en torno a la excepción de la publicación de la invención hasta un año antes de la solicitud (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas

atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta de manera general a su pregunta. 2.1 Requisitos para el registro de patentes o modelos de utilidad en Colombia – Novedad. Los requisitos que debe cumplir una invención están previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” (5) Posteriormente, el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 desarrolla el requisito de

novedad en los siguientes términos: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” 1 En relación con dicho requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “(…) Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.” 2 Así mismo, dicho Tribunal ha fijado las siguientes reglas para determinar la novedad de un invento: 1 Artículo 16 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2010 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999).” 3 2.2 El artículo 17 de la Decisión 486 de 2000. El artículo 17 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a. el inventor o su causahabiente. b. una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c. un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente

del inventor o su causahabiente.” 4 Dicha norma constituye una excepción a la regla de que no existirá novedad cuando el invento haya sido accesible al público, es decir, cuando con ocasión de la divulgación realizada, el invento pertenezca al estado de la técnica, sin 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 102-IP-2012 4 Artículo 17 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Embargo, para que resulte aplicable debe cumplir con los requisitos de la norma, esto es, que haya sido una divulgación realizada dentro del año precedente a la fecha de presentación o de prioridad y que se haya realizado por el inventor, su causahabiente, una oficina nacional competente infringiendo la norma sobre publicaciones o un tercero que haya obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Dicha norma ha sido objeto del siguiente análisis por parte de la Doctrina: “(…) En segundo término, se excluyen del estado de la técnica las invenciones que se hayan divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reivindicada, si tal divulgación proviene del inventor o de su causahabiente, de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente, o bien de la publicación de la solicitud presentada por el inventor o su causahabiente por una oficina nacional competente en convención de la norma que rige la materia (y, entendemos, en contra de la voluntad del inventor o causahabiente). Se trata de una ficción legal, por cuanto en estricto sentido, la invención estaría comprendida en el estado de

la técnica con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la patente, pero en virtud de lo establecido en la norma, no se afecta por tal hecho la novedad de la invención. Se consagra en esta disposición un plazo de gracia en favor del inventor o de su causahabiente, que por falta de previsión podrían incurrir en actos que afecten la novedad de invención. El plazo de gracia para las divulgaciones no es común en todas las legislaciones. Así por ejemplo, no se consagra en las legislaciones del Reino Unido y Taiwan.” 5 Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. 5 Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial II, Editorial Diké, 2002, página 28. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos