SIC - Concepto-13237792

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-237792- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. “(…) se me vence el periodo de 12 meses para solicitar prioridad por PCT, mi consulta va dirigida a conocer sobre la Restauración del derecho de Prioridad, cómo funciona, plazos requisitos. (…)” 2. “La otra consulta es que si puedo realizar el trámite de PCT después de los doce meses, sin solicitar prioridad. (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de

invención. (…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia

En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título

X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París

(aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

Se acota: (i) que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación, y que (ii) de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los

países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.2 Primera pregunta. La figura de la restauración del derecho de prioridad está consagrada en los siguientes términos en la regla 26.3 del Reglamento del PCT: “26bis.3 Restauración del derecho de prioridad por la Oficina receptora a) Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero dentro del plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la Oficina receptora, a petición del solicitante, y a reserva de los párrafos b) a g) de la presente Regla, restaurará el derecho de prioridad si comprueba que satisface un criterio aplicado por dicha Oficina (“criterio de restauración”), es decir, que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el período de prioridad i) ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o ii) no ha sido intencional. Cada Oficina receptora aplicará por lo menos uno de esos criterios, y podrá aplicar ambos. b) Una petición según el párrafo a) i) se presentará en la Oficina receptora en el plazo aplicable según el párrafo e), ii) expondrá los motivos por los que la solicitud internacional no se ha presentado en el período de prioridad, y iii) preferentemente, irá acompañada de cualquier declaración u otra prueba

requerida según el párrafo f). c) Si la solicitud internacional no contiene reivindicación de prioridad de una solicitud anterior, el solicitante deberá presentar, en el plazo aplicable según el párrafo e), un escrito según la Regla 26bis.1.a) para añadir dicha reivindicación de prioridad. d) La presentación de una petición según el párrafo a) podrá estar sujeta por la Oficina receptora al pago, en su favor, de una tasa por petición de restauración, pagadera en el plazo aplicable según el párrafo e). El importe de esa tasa eventual será fijado por la Oficina receptora. El plazo para el pago de la tasa podrá prorrogarse, por decisión de la Oficina receptora, por un período de hasta dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del párrafo e). e) El plazo previsto en los párrafos b)i), c) y d) será de dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad; no obstante, cuando el solicitante haya presentado una solicitud de publicación anticipada conforme al Artículo 21.2)b), cualquier petición según el párrafo a) o escrito previsto en el párrafo c) que se haya presentado, o toda tasa prevista en el párrafo d) que haya sido pagada después de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional, se considerará no presentado o pagada a tiempo. f) La Oficina receptora podrá exigir que se le proporcione una declaración u otras pruebas en apoyo de la declaración prevista en el párrafo b)iii) en un plazo razonable según sea el caso. El solicitante podrá proporcionar a la

Oficina Internacional, la cual la incorporará en sus expedientes, una copia de cualquier declaración u otras pruebas entregadas a la Oficina receptora. g) La Oficina receptora no podrá rechazar, total o parcialmente, una petición según el párrafo a) sin conceder al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable, según sea el caso. La notificación de rechazo previsto por la Oficina receptora podrá enviarse al solicitante al mismo tiempo que un requerimiento para proporcionar una declaración u otras pruebas según el párrafo f). h) Lo antes posible, la Oficina receptora: i) notificará a la Oficina Internacional la recepción de una petición presentada según el párrafo a); ii) se pronunciará sobre la petición; iii) notificará al solicitante y a la Oficina Internacional su decisión, e indicará el criterio de restauración en el que se base la decisión. i) Cada Oficina receptora indicará a la Oficina Internacional el o los criterios de restauración que aplica y cualquier cambio posterior a este respecto. La Oficina Internacional publicará esta información en la Gaceta lo antes posible. j) Si, el 5 de octubre de 2005, los párrafos a) a i) no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por la Oficina receptora, esos párrafos no se aplicarán a esa Oficina mientras sigan siendo incompatibles con dicha legislación, a condición de que dicha Oficina informe de ello a la Oficina Internacional a más tardar el 5 de abril de 2006. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta lo antes posible las informaciones recibidas.”

La figura de la restauración del derecho de prioridad no resulta aplicable cuando Colombia actúe, ya sea como Oficina Designada o como Oficina Receptora, dado que oportunamente se notificó su incompatibilidad ante la OMPI, por resultar dicha regla contraria a la regulación prevista en el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina respecto de la reivindicación de prioridad. Con respecto a la regla 49Ter relativa a los efectos del restablecimiento del derecho de prioridad por parte de la Oficina Receptora, los parágrafos a) a d) de dicha regla tampoco son compatibles con la legislación interna aplicada por la Superintendencia, como quiera que no prevé esta figura jurídica. Finalmente, con respecto a la regla 49Ter.2 relativa al restablecimiento del derecho de prioridad por parte de la Oficina Designada, concretamente los parágrafos a) a g) de dicha regla tampoco son compatibles con nuestra legislación interna por la misma razón antes enunciada. Usted puede consultar sobre las reglas del Reglamento del PCT que resultan aplicables, y aquellas que no se aplican, en Colombia en el siguiente link: http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html 2.3 Segunda pregunta. A través de la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), es posible, a través de la presentación de una solicitud única ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) iniciar el trámite de solicitud del privilegio de patente en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrolla en dos fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del

PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. Sin embargo, la decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención. Por lo cual, dentro de los 12 meses siguientes a la radicación de una solicitud de patente en un país miembro se puede invocar la prioridad para el trámite de la solicitud internacional vía PCT. Para dar respuesta a su pregunta se debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.2.8 del Capítulo Quinto del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio: “5.2.8 Documento de prioridad. Si el solicitante no ha presentado el documento de prioridad de una solicitud internacional dentro del plazo previsto en la regla 17.1a) o en los términos previstos en la regla 17.1b) o b-bis) del Reglamento, deberá presentar ante la Superintendencia el documento de prioridad dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se realizan los actos para entrar en la fase nacional mencionados en el artículo 22 o en el 39.1) del Tratado, según el caso. Si el documento de prioridad está accesible en una biblioteca digital, en lugar de entregar la copia, el solicitante podrá indicar el nombre o la dirección electrónica de la biblioteca digital donde se encuentre dicho

documento. Si a la expiración del término señalado el solicitante no allega el requisito indicado o la información necesaria para que la Superintendencia acceda al documento de prioridad, se ignorará la reivindicación de prioridad y la solicitud continuará su trámite.” De acuerdo con lo cual, es posible realizar el trámite de solicitud de patente cuando el trámite no se haya realizado en el plazo previsto en el Reglamento del PCT sin reivindicar la prioridad, vía PCT después de los 12 meses. Sin embargo, no se gozaría de los beneficios que brinda dicha figura jurídica dentro del año precedente respecto de los antecedentes publicados dentro de tal término y que pueden llegar a afectar la patentabilidad de la invención propuesta. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos