SIC - Concepto 1382

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 15 -105837- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto.

En su comunicación solicita: “Escribo por parte del editor (…) en los Estados Unidos (sic) solicitar permiso

(sic) reimprimir el anuncio de Vive Colombia. \"Publicamos libros de texto para los estudiantes que aprenden español.” Al respecto, le advertimos que esta Oficina profiere conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias de su competencia, sin que le sea posible resolver a través de estos, situaciones particulares como la que plantea en su comunicación o pronunciarse sobre la legalidad de una conducta, pues estaríamos vulnerando el principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. A continuación proporcionamos información general que consideramos pertinente en relación con el tema de su consulta, esperando que le sea de ayuda en la toma de una decisión.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMONo obstante lo anterior, le informamos que esta Entidad carece de competencia para otorgar permiso para el uso de la marca de su interés, pues ésta tiene como titular al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad a la que remitimos su escrito.

1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad indus trial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. “(…) “6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

la concesión del registro. “2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. “(…) “6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”. De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: a) Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). b) Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. c) Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOProceso –Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

2. Limitaciones conferidas por el registro de una marca

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “b) suprimir o modif icar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; “f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. Como se observa, el artículo155 de la Decisión 486 de 2000 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, en tanto éste no los haya autorizado. Tales actos, como conductas autónomas que el titular de la marca puede impedir, incluyen el de aplicar la marca o un signo idéntico sobre un producto, el de usar en el comercio la marca o un signo idéntico o similar, el de fabricar etiquetas, envases u otros embalajes que reproduzcan la marca, etc. Cuando se trata de marcas notorias, el derecho de sus titulares se extiende a impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o similar, con independencia de los productos o servicios que éste identifique, si dicho uso tiene la potencialidad de causar un daño económico o comercial injusto al titular del registro, sea por la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o por el aprovechamiento de la reputación de la marca o de su titular.

3. Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario

El artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, trata el tema de los límites que tiene el titular de una marca de impedir su uso no autorizado, así: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada , utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre

titular de una marca de impedir su uso no autorizado, así: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada , utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. “El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOConfusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial rendida en el proceso 69IP-2000, en la que explica el alcance del artículo 105 de la Decisión 344, ahora reiterado por el artículo 157 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente: “(…) entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado; -siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marcay además –siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios “(…) “Considera al respecto el tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaza de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca.

generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaza de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca. “(…) “En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información. “La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso “a título de marca”. Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida par que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios ”.(Subrayado fuera del texto). De lo anterior se concluye que si bien el titular cuenta con una serie de derechos que le permiten ejercer acciones contra terceros que utilicen sin autorización e indebidamente su marca, la interacción de las actividades que se desarrollan comercialmente, y con ello, de las marcas que se introducen dentro del mercado, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOConlleva a que estos derechos no sean absolutos, existiendo de manera consecuente una permisividad para el uso que de buena fe se realice de estos signos distintivos. Por lo tanto, un tercero puede “utilizar una marca” sin la autorización previa del titular de la misma, cuando ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite a identificar o informar y no sea capaz de confundir al público sobre la procedencia de los productos o servicios. Adicionalmente, se exige que la información que se brinde al público s ea adecuada y veraz y que no sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor acerca del origen de los productos o servicios de que se trate. En este orden de ideas, tenemos que el uso de un producto con marca registrada, en otro producto con características similares, debe someterse a las normas mencionadas, a fin de no vulnerar derechos adquiridos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Adonia Aroca

Revisó: William Burgos

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Adonia Aroca

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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