SIC - Concepto 1476

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 15-139941- -00004-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario ha formulado la siguiente consulta: "[...] cómo funciona y/o el proceso de solicitud condicionada (sic) en el proceso marcario, según el cual la marca puede ser concedida antes de 6 meses, pero sujeta a condic ión resolutoria en caso de que aparezca una otra (sic) solicitud con prioridad. "Específicamente quisiera preguntarle, dicha condición resolutoria qué término tiene, y si la misma es sujeto de reposición y/o apelación."

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos.

Según el Decreto 1074 de 2015, le corresponde a esta Superintendencia:

"ARTÍCULO 1.2.1.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales." Es de anotar que la Sup erintendencia de Industria y Comercio tiene la calidad de autoridad nacional de la propiedad industrial, y, como tal, (i) decide las solicitudes relacionadas con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones post eriores a la concesión del registro, (ii) lleva el registro de los signos distintivos y (iii) elabora la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a su consulta.

3. Prioridad

3.1 Con fundamento en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

3. Prioridad

3.1 Con fundamento en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "ARTÍCULO 9. DECISIÓN 486 DE 2000. - La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro Paí s miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMOProtección de la Propiedad Industrial.

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/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOProtección de la Propiedad Industrial. "El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. "Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite c onforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. "Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: "a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, "b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas." Así mismo, el artículo 1 0 de la norma en comento establece la manera como se debe invocar la prioridad: "ARTÍCULO 10. DECISIÓN 486 DE 2000. - A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invo que la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad. "La declaración y documentación pertinentes deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud, o a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: "a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y, "b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses. "Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certifica por la autoridad que expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad, y de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo." De acuerdo con lo anterior, cuando en el trámite de registro de una marca se invoque una prioridad fundamentada en dicha norm a, se debe indicar la solicitud cuya prioridad se invoca, la fecha de presentación y el país en el cual se presentó. Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.8 y 1.1.2.2.8 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que señalan que esta tasa tendrá un valor de COP $185.000 en caso de que se invoque una prioridad en alguna invención, y de COP $180.000 en caso de que haya una prioridad en signos distintivos. En este sentido, esta Superintendencia ha determinado que como anexos al formulario de registro de marcas (PI -F01) se alleguen, en adición a los anexos propios del trámite cuando no incluya reivindicación de una prioridad, los siguientes documentos:  Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad  Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica - la cual podrá ser allegada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación-  Traducciones simples de la primera solicitud

 Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica - la cual podrá ser allegada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación-  Traducciones simples de la primera solicitud

3.2. Con fundamento en el Convenio de París para la Propiedad Industrial.

El artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial dispone:

"ARTÍCULO 4. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- “A. "1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depós ito en los otros países, de un Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODerecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. [...] "B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODerecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. [...] "B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiració n de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la mar ca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. "C. "1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábr ica o de comercio. [...]" Por su parte, el literal f del artículo 138 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "ARTÍCULO 138. DECISIÓN 486 DE 2000. - La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente (...) y cumplir con los siguientes requisitos: "f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa es tablecida, cuando el solicitante deseara

"f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa es tablecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París." En este sentido, el artículo 6quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 establece: "ARTÍCULO 6QUINQUIES. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión A. "1. Toda marca de fá brica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al regi stro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLa autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. (...)" Por lo anterior, cuando se invoque dicha prioridad se deberá a nexar a la petición el Certificado de registro de la marca cuya prioridad se reivindica.

4. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

A la hora de otorgar un registro marcario, no se puede desconocer la presencia de las normas citadas en el punto 3 de este documento. De conformidad con lo anterior, cuando un solicitante desee obtener la concesión del registro del signo distintivo pretendido, en un plazo interior a seis (6) meses, contados desde la fecha de la solicitud, deberá expresarlo así en el formulario de su petición de registro o en un complemento de información si la solicitud de registro respectiva ya está en trámite, y la Superintendencia procederá de conformidad, sometiendo el acto administrativo a la condición resolutoria estab lecida en el numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, que señala: "ARTÍCULO 91. CPACA. - PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme será n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad

ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme será n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: [... ] "4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto." La manifestación de la voluntad del solicitante para obtener la concesión del registro del signo distintivo en un plazo inferior a seis (6) meses no es obligatoria, así que si no se solicita expresamente, la Sup erintendencia de Industria y Comercio no concederá el registro antes de los seis (6) meses contados desde la fecha de la solicitud. Esto se debe hacer de conformidad con la Resolución No. 48348 de 2014. De suerte que en el evento de que se presente una sol icitud de registro de Signos Distintivos en la que se invoque un derecho de prioridad, en virtud del artículo 4 del Convenio de París y del artículo 9 de la Decisión 486 de 2000, y resulte afectada por el derecho concedido con anterioridad, esta Entidad procederá a Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODeclarar su decaimiento o su pérdida de ejecutoriedad. Con todo lo anterior, se puede decir que, si se ha obtenido el registro marcario en un plazo inferior a seis (6) meses, se revocará el acto administrativo que concede una marca cuando se vuel va evidente que hay otro signo distintivo afectado indebidamente, que reivindique su prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si, al hacer el estudio de registrabilidad de la marca, se determina que hay una similitud palpable entre una marca otorgada en un plazo inferior a seis (6) meses y una marca que se pretenda registrar con prioridad, se declarará el decaimiento del acto administrativo de aquella. De conformidad con el parágrafo del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos sólo procede el recurso de apelación.

5. Oposiciones a las extensiones de registros internacionales en

Colombia

En estos casos, se podrá aplicar el artículo 146 de la Decisión 486, para efectos de oponerse al registro de la marca que haya sido registrada a nivel internacional, que establece: "ARTÍCULO 146. DECISIÓN 486 DE 2000. - Dentro del plazo de treinta días

de oponerse al registro de la marca que haya sido registrada a nivel internacional, que establece: "ARTÍCULO 146. DECISIÓN 486 DE 2000. - Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. "A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. "Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. "No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada." Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOSi requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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