SIC - Concepto-15052845

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-052845- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctor: Damos respuesta a la comunicación radicada bajo el número de referencia, para contestar su consulta en los estrictos términos del artículo 25 del Código de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES En este caso, se analizará si una persona natural que haga uso de una marca es, por ese hecho, comerciante.

Para contestar la anterior pregunta, le daremos elementos conceptuales, considerando las normas sobre propiedad intelectual, para brindarle mayores elementos de juicio.

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Las funciones específicas de esta Entidad en relación con propiedad industrial se señalan en el Decreto 4886 de 2011, la Decisión 486 de 2000 y la Circular externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio -Circular Única-.

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y decidir los asuntos relacionados con la misma. En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene las siguientes funciones: “ARTÍCULO 19. DECRETO 4886 DE 2011.- (…) “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “[…] “6. Llevar el registro de los signos distintivos. “7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo. […]”

3. PROTECCIÓN MARCARIA El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

El uso de marcas para comercializar productos o servicios es libre, por lo que no es necesario contar con un registro de la marca para poder usarla, a menos que haya ley en contrario. Sin embargo, cuando se usa una marca o un signo distintivo que no ha sido registrado ante la Entidad competente (la Superintendencia de Industria y Comercio), no se podría alegar la exclusividad de la misma, ni se contraría con la protección especial que otorga el ordenamiento jurídico a las marcas registradas, porque, en Colombia, se ha previsto un sistema atributivo de la protección marcaria. Al usar una marca, existe el riesgo de que la misma resulte confundible con otra

marca registrada, lo que puede suponer una vulneración a la propiedad industrial y a la leal competencia, ya que se puede generar confusión sobre el origen empresarial de los bienes y servicios comercializados. La protección de una marca se obtiene a través de su registro ene l Sistema Nacional de Propiedad Industrial, que está a cargo de esta Superintendencia. El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece los derechos que concede el registro de una marca: “ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión

o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; “f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” El titular de una marca registrada, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercialsimilar al suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión directa o indirecta o riesgo de asociación entre el público consumidor. De esta manera, si la marca que se pretende usar no es una marca notoria, no se puede impedir su uso sobre bienes diferentes a aquellos para los que haya sido registrada. El Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado: “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el

elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.” No se permite registrar marcas idénticas o similares porque se perdería su suficiente distinción, lo que afectaría, sobretodo, a los consumidores.

4. LOS ACTOS DE COMERCIO La definición que el Código de Comercio da para explicar qué es un comerciante es bastante amplia; en efecto, su artículo 10 señala: “ARTÍCULO 10. CÓDIGO DE COMERCIO.- Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. “La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.” A pesar de ser ésta una definición general, el mismo cuerpo normativo da una serie de ejemplos de cuáles son actividades mercantiles: “ARTÍCULO 20. CÓDIGO DE COMERCIO.-Son mercantiles para todos los efectos legales: “1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; “2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; “3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés;

“4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos; “5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; “6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulosvalores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; “7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; “8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras; “9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje; “10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; “11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; “12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes; “13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; “ 14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; “15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones; “16) Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las

fuerzas o recursos de la naturaleza; “17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes; “18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y “19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.” Los ejemplos citados en la norma anterior tienen algunos elementos en común; no cumplirlos no necesariamente implica que un acto no es de comercio: a) El fin de los actos es generar lucro, es decir, tienen naturaleza especulativa. b) Buscan la intermediación entre productores y consumidores de diferentes tipos de bienes y servicios. De esta intermediación se deriva el provecho económico. Los comerciantes también desarrollan actos civiles. Es por esto que el legislador señaló en el artículo 21 del Código de Comercio: “ARTÍCULO 21. CÓDIGO DE COMERCIO.- Se tendrán así mismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.” A la hora de interpretar este artículo, es importante tener en cuenta que la mercantilidad de un acto no se deriva de quien lo ejecute, sino de su relación con la actividad económica organizada en la que se llevan a cabo o que acceden.

5. EL USO DE LA MARCA Para determinar si explotar una marca podría constituir un acto de comercio, es importante analizar cómo se presenta tal explotación. Una marca se explota cuando se usa por su propietario o por un tercero autorizado.

Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se

encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en cantidades suficientes, de conformidad con su naturaleza y con los métodos que se empleen para su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado de la siguiente manera: “El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que \"una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado\". Con la marca, como se ha explicado, se permite identificar o distinguir diversos productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Una marca no se puede usar sin que ésta distinga productos o servicios en el mercado, es decir, sin que cumpla con su función distintiva. Así, hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicha prestación en el mercado. Con relación al uso de la marca, el artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros que permiten determinar qué cantidades de los productos se deben comercializar para entenderse que la marca está en uso:

“ARTÍCULO 166. DECISIÓN 486.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. “También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” Así, se entiende que se usa un producto cuando: a) Se pone en el mercado de la forma en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. Además, ha determinado el Tribunal de Justicia: “Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.” El elemento cuantitativo para determinar el uso de la marca es relativo, y se relaciona con el producto o servicio de que se trate y con las características de la

empresa que usa la marca. b) Una marca se considera usada, de conformidad con el segundo inciso de la norma citada, si distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros de la CAN. c) Por último, se entiende que se no usa una marca cuando se explota de manera diferente a la forma en que fue registrada, de manera que se altere su carácter distintivo. Si se sustraen o adicionan elementos accesorios, no se cumplen los requisitos para la cancelación por no uso de la marca.

6. SOBRE SI CONSTITUYE EL USO DE UNA MARCA UN ACTO DE COMERCIO El acto de tener una marca registrada, por sí mismo, no hace a una persona comerciante, pues, entre otras situaciones, es necesario determinar que la marca haya sido usada en las condiciones antes descritas. En principio, una persona que se encuentra explotando el uso de su marca en la actividad económica específica para la que fue registrada, se considerará comerciante. Tenga en cuenta que existen personas que, no obstante realizar una actividad económica y tener una marca registrada en uso, no se les considera comerciantes por disposición normativa. Tal es el caso de las fundaciones.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos