SIC - Concepto-15101536

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-101536- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 10

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto. Al respecto, le advertimos que esta Oficina profiere conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias de su competencia, sin que le sea posible resolver a través de estos situaciones particulares, pues estaríamos vulnerando el principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En su comunicación solicita información sobre el procedimiento para que una entidad sin ánimo de lucro pueda hacer uso de una marca. Al respecto, realiza las siguientes preguntas: "1.Cual (sic) norma regula, permite y determina los parámetros para que una ESAL, use registros marcarios comerciales y en consecuencia pueda, por si sola, captar dineros para destinarlos a sus fines sociales?

2. De ser viable esta actividad., cuál es el procedimiento para adelantar el registro marcario y asegurar la marca?

3. Cuáles son los requisitis y documentos exigidos por la Superintendencia para permitir a las ESAL el registro y uso de la marca?

4. Cuál es el alcance del registro marcario, y cómo ampliarlo a otros países?

5. Es permitido que una ESAL contrate los servicios de una Empresa (sic) Particular (sic) para que esta distribuya, comercialice y recaude los dineros de

las donaciones?

6. De existir responsabilidad tributaria sobre qué parámetros determinar la obligación?

7. Con la comercialización del producto se debe hacer facturación o es permitido que el producto contenga un certificado de donación el cuál sería único?

8. Cuáles son los costos del proceso en cada etapa?

9. Tiempo en cada etapa surtida y tiempo de respuesta." Al respecto, nos permitimos informarle que de acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. (…) "6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)". De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia:  Lleva el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

 Tramita y decide las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Así mismo, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del ProcesoLey 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. De conformidad con lo expuesto, esta Entidad no es competente para pronunciarse sobre las preguntas 5, 6 y 7 de su cuestionario, pues de hacerlo estaría desbordando sus competencias. En relación con la pregunta número 5, le recordamos que de conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política, la iniciativa privada y el ejercicio de actividades económicas son libres, siempre y cuando se respeten los límites que para su ejercicio haya establecido el legislador. Dado que las preguntas 6 y 7 se relacionan con temas de responsabilidad tributaria y facturación, consideramos que la entidad competente para emitir pronunciamiento sobre el tema es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. En consecuencia, en los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, hemos dado traslado de su comunicación a la mencionada Entidad para lo de su competencia. Aclarado lo anterior, y atendiendo a los temas que son de nuestra competencia, a continuación proporcionamos información que consideramos pertinente en relación con su consulta, esperando que le sea de ayuda en la toma de una decisión.

1. Derechos derivados del registro El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere por el -título de registroefectuado ante esta Superintendencia, tal y como lo dispone el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el cual confiere a su titular el derecho a usar el signo de manera exclusiva y excluyente. Así como, de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la normativa Andina, régimen común aplicable en materia de propiedad industrial.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 7-IP-98, señaló que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular".(Resaltado fuera del texto). Por otra parte, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto distintiva o del valor comercial o publicitario aprovechamiento injusto del prestigio de la marca por razón de una dilución de la fuerza de la marca, o por razón de un o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas, tenemos que, el derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquiere por el registro que concede la Superintendencia de Industria y

Comercio, en los términos establecidos en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000, actuando como la Oficina Nacional Competente en Colombia, en concordancia con el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, según el cual, está a cargo de esta Superintendencia, la función de "administrar el sistema nacional de la propiedad industrial", de manera que sólo a partir de ese momento -con el título de concesión del registrose constituye y se reconoce el derecho y se atribuye al titular su "derecho de propiedad". En efecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". (Resaltado fuera del texto) Reiterando, la normatividad comunitaria aplicable establece que es el registro en Colombia el que otorga a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente y, se prueba con el acto administrativo de concesión que se denomina \"título de registro\" debidamente otorgado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 54-IP-2000, señaló: "Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro". (Resaltado fuera del texto).

En consecuencia, con el fin de no infringir las normas sobre derechos marcarios o vulnerar los derechos de los titulares, lo primero que debe realizar una persona natural o jurídica que pretenda hacer uso de una marca, es obtener el título de registro que pruebe la titularidad sobre esta.

2. Consulta de la base de datos de los bienes de propiedad industrial Previo a la presentación de una solicitud de registro de una marca recomendamos entrar a verificar si el nombre del signo que pretende registrar se encuentra registrado o en proceso de registro, información que se puede obtener de la siguiente manera:  Ingresando en la página web www.sic.gov.co, en la ruta: Propiedad Industrial/ escoger Marcas y otros signos distintivos/ y /Base de datos y clasificación de productos y servicios / clic en: /Consulta de Marcas, Lemas, Nombres, Enseñas Comerciales y Denominaciones de Origen, allí incluir los datos de su interés y al final pulsar "Enviar consulta", pudiendo de esta manera acceder a la información pública sobre marcas registradas y/o solicitadas en la Superintendencia de Industria y Comercio.  De igual forma, puede solicitar un certificado de marca que tiene un valor de $22.000 pesos.  Solicitar un listado de antecedentes marcarios, el cual tiene un valor de $32.000 pesos (hasta siete -7páginas) por signo y página adicional $5.150 pesos.  Para verificación de etiquetas y /o marcas figurativas, el valor a cancelar es de $32.000 pesos (hasta dos -2páginas) y página adicional $11.500 pesos.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Resolución 59304 del 30 de septiembre de 2014. "Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se

modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001", la cual se puede consultar en nuestra página web www.sic.gov.co en la ruta: \"Normativa\" / y \"Resoluciones\". Una vez verifique que no hay signo similar previamente solicitado o registrado, podrá adelantar el siguiente trámite.

3. Requisitos para el registro de una marca Frente a los documentos que debe anexar para solicitar el registro de una marca, le indicamos: La solicitud de registro de una marca se adelanta ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Entidad, en cualquiera de sus tipos; nominativa (palabra), figurativa (dibujo o logo) o mixta (figura y letras o palabra) -para estas dos últimas clases debe allegar los documentos y cumplir con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial.

En adición, deberá ubicar la marca en una o más clases de la Clasificación Internacional de Niza. Para verificar la(s) clase(s), ingrese a nuestro sitio web www.sic.gov.co. Luego, Click en propiedad industrial, marcas y otros signos distintivos, marcas, luego buscar en la parte inferior izquierda de la pantalla en el link "consulta Clasificación Internacional de Niza. Respecto de los demás documentos, debe diligenciar la información requerida en el Formulario de registro de signos distintivos (PI01-F01) que puede descargar el formato de la página de internet: www.sic.gov.co. A efectos de solicitar el registro, si lo considera pertinente, podrá contratar a un apoderado. En el evento que no desee presentar la solicitud mediante apoderado no deberá

indicar nada en el formulario. En caso de no actuar por intermedio de este, es recomendable leer completamente la normatividad relacionada con el tema y estar atento al trámite a desarrollarse. Si quien solicita el registro de una marca, es una persona jurídica, debe presentar el certificado de existencia y representación legal.

5. Tasas aplicables La tasa correspondiente para el registro de una marca para el año 2015, según la Resolución No. 59304 de 2014 arriba precitada en el punto 2 de este escrito, es de $796.000.oo pesos, la cual debe ser cancelada por el solicitante en el Banco de Bogotá, en la Cuenta Corriente No. 062754387, Código Rentístico 01, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas tasas se ajustan año tras año.

De igual forma el pago y la presentación del formulario se pueden realizar en línea a través de la página web, arriba mencionada.

6. Trámite del registro De conformidad con lo señalado en el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas:  Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140, ibídem.  Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144.

En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de sesenta días para que los subsane.  Una vez reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145,

se ordena la publicación en la gaceta de la propiedad industrial.  Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, los interesados pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones, artículo 146 Ibídem.  Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad, artículo 150.  El artículo 150 de la citada decisión establece que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, debe decidir teniendo en cuenta si se hubiesen presentado o no oposiciones, mediante resolución en la que se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro de la marca solicitada. Finalmente, es necesario indicar, que no existe norma que contemple un determinado tiempo para dar respuesta, sin embargo, tenga en cuenta que esta Entidad evacua sus procedimientos respetando los principios de celeridad y economía procesal que deben primar en las actuaciones administrativas.

7. Principio de territorialidad de las marcas Es importante reiterar que sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 7-IP98, señaló: "La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo

consagrado en la subregión por el "registro" de la marca ante la respectiva oficina nacional competente'. (Subrayado del Tribunal) "De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica. (…) "No obstante esa apreciación es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer "uso exclusivo" de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al 'público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en el título". (Resaltado fuera del texto). De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada (reconocida) está delimitado por el territorio del país en que se haya otorgado la respectiva concesión o registro. Sobre el punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia, señaló: \"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. "El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como

es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectiva mente. "(...) De conformidad con la doctrina comunitaria "la protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidas. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras'(Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo , Cámaras de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26) El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional" Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad.

Así las cosas, la protección de un registro marcario concedido en Colombia u otro de los países de la Comunidad Andina, se circunscribe únicamente al territorio donde fue registrada la marca, sin que su protección se extienda a toda la subregión y mucho menos a terceros países. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)

Elaboró: Adonia Aroca

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos