SIC - Concepto-15173401

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-173401- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

1. Objeto de la consulta En esta oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes: "Quisiera saber si es obligatorio el registro de una licencia de uso de una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de oponibilidad como lo dispone el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 o si está vigente el Decreto 729 de 2012. [...] "Por otra parte, en el evento en el que el registro de la licencia de uso sea obligatorio, quisiera saber si la Superintendencia de Industria y Comercio se puede oponer a este registro [...]" En esta oportunidad, pues, les daremos respuesta, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. La licencia de una marca Por tener el uso exclusivo de una marca, sus titulares pueden disponer de la misma. Por eso, pueden transferir o ceder la marca a otra u otras personas, u otorgar una licencia para la explotación de la misma.

Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca puede (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión, o (ii)

conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas usen la marca. [Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729]. Se dispone en el Capítulo 20 de la Sección 8 del Decreto 1074 de 2015: "Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos." De conformidad con esta norma, que se basa en el artículo 5 del Decreto 729 del 13 de abril de 2012, no es obligatorio registrar estos contratos en Colombia.

3. La oposición al registro de una licencia Es obligación de esta Superintendencia analizar si, con el otorgamiento de una licencia, (i) se violarían las normas nacionales o de la Comunidad Andina, y (ii) se podría generar confusión en el público consumidor. A continuación, estudiaremos en qué consisten estos presupuestos. 4.1 Posible violación a las normas existentes Por ser el licenciamiento de marcas un contrato como cualquier otro, esta Superintendencia podría negarse a registrarlo en caso de percatarse de que no se hayan cumplido requisitos necesarios para su existencia y validez en el derecho colombiano.

Específicamente, el Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado que, con una licencia, no se podrán violar las normas sobre libre competencia, y no se podrá restringir el comercio de manera alguna.

4.2 Confusión La confusión se constituye por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal).

Hay dos tipos de confusiones: a) Con la confusión directa, el consumidor entiende que compra un determinado producto, cuando, en realidad, compra otro. Así, si un consumidor quiere comprar un producto marca “Lambda” y, en realidad, compra otro de marca “Lamda”, habrá confusión directa. b) Con la confusión indirecta, “un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto […] No solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos, sino ser ocasionada indirectamente, esto es, por el modo particular como se presenta o utiliza la marca.”

[Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 58-IP-2001. Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6457. Actor: PAUL HARTMANN AG. Marca: “HYDROSORB”] Cuando las marcas son idénticas, o muy similares, se presume el riesgo de confusión. Para que exista tal riesgo, es necesario que se use, efectivamente, la

marca que resulta confundible con las demás. Por último, es necesario señalar que, para que se pueda hablar de confusión, a menos que se esté frente a un signo distintivo notorio, los productos en cuestión deben tener conexidad competitiva, es decir, que: (i) han de ser del mismo tipo, Estar vinculados o ser de uso complementario o sustituto, (ii) deben ser publicitados a través de los mismos medios o comercializados por medio de los mismos canales y (iii) deben estar destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos