SIC - Concepto-15299871

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-299871- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 17

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario consulta: "Si en la empresa producimos un artículo nuevo, que queremos vender con nombre propio, su etiqueta y demás, es necesario (obligatorio) realizar toda la documentación para registrar la marca o si el registro se debe realizar solamente cuando se quiere proteger el nombre." Sea lo primero precisar que no es viable para esta Oficina entrar a conceptuar sobre situaciones particulares, como lo es la planteada por usted en su comunicación, pues solo no es dable emitir conceptos de carácter general y abstracto sobre los asuntos que son de competencia de esta Superintendencia.

Tenga en cuenta que el registro de una marca es una decisión que debe tomar quien pretenda obtener los derechos que se derivan de su registro. De todas maneras, a continuación, encontrará explicación sobre el tema de su interés, esperando le sea de ayuda en la toma de una decisión.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de

2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. (…) "6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)". (Resaltado es nuestro) De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de

Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

3. Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones "y compañía", "hermanos", "e hijos", u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad industrial vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso (DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. (....)", sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)" (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial).

Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98) El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se

hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, este artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de

ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

4. Adquisición de derechos de propiedad industrial sobre nombre comercial La forma de adquirir derecho exclusivo sobre nombres comerciales está prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina, así: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.".

El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 45-IP-2003, se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial por su uso previo, en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ... De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre

comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro" (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, ya citada). Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha precisado que "Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario" (Sentencia dictada en el expediente 3-IP98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo de 1998, caso "BELLA MUJER")." (Subraya nuestras) En el proceso 3-IP-98 el Tribunal Andino de Justicia, citado en el proceso 45-IP-2003, se pronunció así los requisitos del nombre comercial y sus características: "Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: "DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre

comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros "ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria". (Aracama, obra citada, pág., 205) Características del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios. (profesor Aracama, obra citada, pág. 206). La disposición del artículo 216 de la ley peruana en la materia, expresa que: "En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir

actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal". El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica. La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio "prior tempore, potior iure". El Tribunal, al referirse al uso de la marca como requisito para evitar la acción de caducidad, expresó: "... el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico..." (Proceso 17-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996); criterios que bien podrían

ser aplicados al uso del nombre comercial." (Subraya nuestra) En cuanto al territorio en el cual es protegido el nombre comercial, además de las referencias que al tema constan en la jurisprudencia citada en este punto del concepto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció expresamente en el proceso 45-IP-2012: "Ámbito territorial del nombre comercial. Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo, le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas. Sobre el tema, el Tribunal ha manifestado: "En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste". (Proceso 114-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1724 de 19 de junio de 2009, marca: CASTOR)." Es claro, entonces, que quien alegue mejor derecho para usar un nombre comercial deberá probar que lo usa antes que otro o antes del registro de una marca confundible con él, de manera real y efectiva, personal, pública y continua, y en el país donde se solicita la protección, salvo los notorios, de acuerdo con los criterios desarrollados jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, en virtud del derecho a usar de manera exclusiva el nombre comercial

protegido, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem. "El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. "Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.". El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio: "El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación.". Ahora, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial serán también aplicables a la enseña comercial. Según lo establecido en las normas transcritas, sobre nombre comercial y enseña comercial puede ejercerse el derecho al uso exclusivo, que se adquiere por el primer uso que se haga de ellos en el comercio y su titular puede depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de establecer una presunción acerca de la fecha en la que se hizo el primer uso del signo, a partir de la fecha de solicitud del depósito, y una presunción

acerca del conocimiento que los terceros tienen de ese primer uso, a partir de la fecha de la publicación de ese depósito. Recapitulando, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás.

5. Derechos derivados del registro de una marca El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro, el cual confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice los actos indicados en la norma supranacional andina.

En este sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc..., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-98.) 5.1. Uso ilegítimo de marcas El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone; "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o

un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, la norma se refiere a 2 tipos de conductas: unas referidas al mero uso de la marca sin que se haga referencia a contexto comercial alguno y otras, al uso de la marca dentro del comercio, entendido este uso, conforme a lo previsto en el artículo 156 de la misma Decisión, como la introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta o la distribución de productos o servicios con el signo; la importación o exportación, almacenamiento o transporte de productos con el signo; o, el empleo del signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado. El artículo 156 hace referencia específicamente a los literales e) y f) del artículo 155, relativos al uso de marcas notoriamente conocidas, de lo que podría interpretarse que, las causales de uso en el comercio aplicarían únicamente cuando la infracción versara en torno a este tipo de signos. Sin perjuicio de ello, de una interpretación sistemática y armónica, acorde con la finalidad de los derechos de propiedad industrial, podría también concluirse que, la norma aplica igualmente al caso de las marcas que no gocen de la condición de notoriedad, máxime considerando que, el literal d) del artículo 155 hace referencia al uso en el comercio de cualquier tipo de signos. 5.2. Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella: "Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. "El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. "Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país-s por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. "A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o

indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. "Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancía-as o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. "En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. "En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas." En consecuencia, en respuesta a su consulta, usted deberá tener en cuenta lo anterior para el desarrollo de su negocio.

6. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el ex