SIC - Concepto 1563

Superintendencia de Industria y Comercio

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Detalles

Título: SIC - Concepto 1563
Autor: Superintendencia de Industria y Comercio
Categoría: Infralegal
Área del derecho: Propiedad Intelectual
Año: —

Bogotá D.C.,

Asunto: Radicación: 15-190967- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

1. Objeto de la consulta

En esta oportunidad, se contestará, en los términos del artículo 29 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las siguientes preguntas, con respecto a la licencia de uso de una marca: • "¿Dicho contrato de concesión se considera afectaciones al registro, y por tal razón se debe hacer uso del formulario PI01-F09 Inscripción de licencias de signos distintivos? • "¿Es necesario que, una vez firmado dicho contrato para licenciar un tiempo determinado, dicho pacto contractual se debe inscribir ante las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio para ser oponible a terceros y salvaguardar los derechos del titular de la marca? • "¿Dicho registro ante la Superindustria (sic), aplica para cualquier otro tipo de contrato en el que se convenga con terceros el uso de la marca registrada?"

2. La licencia de uso de la marca (Respuesta a la segunda pregunta)

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOUna de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Para ampliar el campo de acción de una marca o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es posible adelantar la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Con un contrato de licencia, una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario, mientras que este último obliga al pago de una remuneración llamada la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y promoción de la competencia. Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad

licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y promoción de la competencia. Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca puede (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión, o (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas usen la marca. [Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729]. Se dispone en el Capítulo 20 de la Sección 8 del Decreto 1074 de 2015: "Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos." De conformidad con esta norma, que se basa en el artículo 5 del Decreto 729 del 13 de abril de 2012, no es obligatorio registrar estos contratos en Colombia. Así, el registro de los contratos de licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Así, el registro de los contratos de licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3. El registro del contrato de licencia de uso (Respuesta a la primera pregunta)

En caso de que el titular de una marca decida registrar el contrato de licencia de uso de una marca ante esta Superintendencia, debe hacer uso del formulario PI01-F09, dispuesto para tal efecto. Los formularios para realizar trámites relacionados con signos distintivos están disponibles en el siguiente enlace: http://www.sic.gov.co/drupal/formatos-marcas Una licencia de uso es un cambio que puede sufrir el registro de una marca con posterioridad a su concesión y que puede ser solicitado para mantener la información actualizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio; por lo anterior, se considera que es una afectación al registro marcario. Se recalca, sin embargo, que realizar este trámite no es obligatorio, de conformidad con la normativa vigente.

información actualizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio; por lo anterior, se considera que es una afectación al registro marcario. Se recalca, sin embargo, que realizar este trámite no es obligatorio, de conformidad con la normativa vigente.

4. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado

(Respuesta a la tercera pregunta)

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, donde el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución, donde no media licenciamiento de la marca. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Éstos son supuestos y hechos completamente diferentes. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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