SIC - Concepto-16102425

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 16-102425- -00004-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Reciba cordial saludo. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 21 de abril de 2016, en la cual se señala: 1. "Procede el traslado para controvertir los argumentos presentados por el apelante, contra la resolución que concede el registro de una marca?. En caso negativo se sirva indicarnos el fundamento legal.

2. Si con ocasión de la interposición del recurso la Superintendencia revoca la decisión que concede el registro de una marca y en consecuencia lo niega, que acciones le corresponde iniciar al solicitante inicial del registro?

3. En el evento de ser revocada la resolución que concede el registro de la marca, la Superintendencia debe informar al solicitante del registro sobre la segunda decisión, teniendo en cuenta la dirección del correo electrónico registrada?

4. Que ocurre si la Superintendencia omite informar al correo electrónico, pese a haberlo hecho durante las demás actuaciones para el reconocimiento de la marca?”.

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. (…)” Dentro del ámbito de las referidas competencias, damos respuesta a su consulta.

3. DE LOS RECURSOS DENTRO DE LOS TRÁMITES SURTIDOS ANTE LA

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Respecto a los recursos que la normatividad permite se interpongan contra las decisiones de la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el parágrafo del artículo

19 del Decreto 4886 de 2011 establece: “Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación”. De acuerdo con lo anterior, el recurso que procede en contra de las decisiones adoptadas por la Dirección de Signos Distintivos en las cuales se ponga fin a un trámite es el RECURSO DE APELACIÓN, el cual será resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, así: “Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial: (…)

10. Decidir los recurso de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los autos que expida en primera instancia, así como los de apelación que se interpongan contra los actos expedido por los Directores a su cargo”.

(Subrayado fuera del texto original). Téngase en cuenta que los tramites de signos distintivos, y en general los de propiedad industrial, se encuentran regulados por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en dicha norma, no se reglamenta la totalidad de los aspectos procedimentales en temas de Propiedad Industrial, razón por la cual en lo no regulado por la norma andina se deberá dar aplicación a la norma interna, tal y como lo establece el artículo 276 de la Decisión, así: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” Los procedimientos en materia de propiedad industrial se tramitan a través de la

actuación administrativa, la cual en nuestra legislación se encuentra regulada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Respecto al tema, la doctrina ha manifestado: “La Decisión 486 señala un procedimiento para el registro de la marca en los artículos 138 a 151. Si bien no se hace remisión expresa a la legislación interna, dicho procedimiento debe complementarse con las normas del procedimiento administrativo general (…) que se aplicarán en la medida que sean compatibles con lo dispuesto en el procedimiento especial. (…)” (METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial DIKÉ, primera edición, 2001, página 91.) Lo anterior, con fundamento en el principio de complemento indispensable, el cual ha sido analizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11IP-2010, de la siguiente forma: “El principio de complemento indispensable de la normatividad comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del complemento indispensablé para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas del derecho interno, anotando que solo serían legitimas aquellas complementarias que resulten ser éstrictamente necesarias

para la ejecución de la norma comunitaria, y por tanto, que favorezcan su aplicación y que se ningún modo la entraben o desvirtúen(…)”. En relación con la presentación del recurso, y dado que la normatividad andina no regula el tema dentro de la Decisión 486 de 2000, debemos remitirnos a la norma nacional con el fin de determinar los parámetros, alcances, y términos que aplican para los casos aquí analizados. Al respecto, la legislación pertinente es el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece: “Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. (…)” Normatividad que se debe analizar en concordancia con lo previsto en el numeral 5.3 del Capítulo Quinto del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, así: “Oportunidad y presentación de recursos de vía gubernativa contra los actos expedido por la Dirección de Nuevas Creaciones, Dirección de

Signos Distintivos y Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los recursos de reposición o apelación, según corresponda, que procedan contra los actos expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación efectuada en la forma dispuesta en esta resolución. Para el caso de los actos administrativos expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial, la contabilización del término para la presentación de los recursos procedentes se hará teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única. Los recursos serán recibidos y radicados en el Centro de Documentación e Información de la Superintendencia, en el horario de atención al público, cuando sean presentados en físico. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio recibirá recursos por los medios electrónicos oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin, esto es, el sistema de radicación en línea, hasta las 23 h 59’ del día en que vence el término para presentarlos, sin perjuicio de su posterior y consecuente radicación por el funcionario correspondiente, en el Centro de Documentación e Información de la Entidad, y la anotación de su presentación en el registro que para el efecto lleva la Secretaría General. No se requerirá de diligencia de presentación personal de los recursos” Respecto al traslado de los recursos, la Circular Única estableció: “5.3.1. Traslado de los Recursos

Cuando con los recursos se aporten pruebas en un trámite en el que intervenga más de una parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicación enviada a las demás partes, dará traslado del Recurso por un término de cinco (5) días, para que presenten sus argumentos si lo estiman conveniente.” De lo anterior podemos establecer, que proporcionada la oportunidad para impugnar la decisión tomada por la Dirección de Signos Distintivos, se deben cumplir los parámetros establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que son estas normas las que limitan el ejercicio de este derecho, fijando plazos, forma, requisitos, etc. 3.1. De la Actuación Administrativa y su agotamiento. En relación a la actuación administrativa y su agotamiento, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta – expediente 13001-23-33000-2012-00020-01(19988), C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez, manifestó: “1.1 El artículo 161-2 del C.P.A.C.A. señala como requisito de procedibilidad cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el “haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios”, es decir, en términos del anterior código, haberse agotado la vía gubernativa ante la administración, permitiéndole, de manera previa al proceso judicial, pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas por el

administrado.” Es así como, se hace imperante para el particular hacer uso de los medios de impugnación establecidos por legislación nacional (Ley 1437 de 2011), con el fin de controvertir las decisiones de la Administración, y con ello agotar la actuación administrativa como requisito para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa: “Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: (…)

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. (…).” Se evidencia entonces, que será necesario cumplir a cabalidad los parámetros y términos para impugnar las decisiones de la Administración, con el fin de cumplir el agotamiento de la actuación administrativa y así acceder a los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, lo ha entendido la Superintendencia de Industria y Comercio en Concepto 01020844 del 06 de abril de 2001: “A contrario sensu, si el particular no ha interpuesto los recursos obligatorios en la vía administrativa, se entenderá que no agotó la vía gubernativa, por ende no le es posible acudir ante las autoridades jurisdiccionales.”

4. MEDIOS DE CONTROL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA.

El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” El procedimiento de dicha acción se encuentra regulado por el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, cuyo numeral 8 del artículo 149 determina que la autoridad competente para conocer de la acción será el Consejo de Estado: “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…)

8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en

la ley.” Por tanto, se deben tener en cuenta los requisitos previstos para la demanda establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de presentar las Acciones de Nulidad o Nulidad y Restablecimiento de Derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y así solicitar la protección de los derechos de propiedad industrial que a modo de ver del afectado, se encuentran contrarios a la realidad y a la Decisión 486 de 2000.

5. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

La Entidad, en su calidad de organismo técnico de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentra sujeta a las normas consagradas en la Ley 1437 de 2011, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de dicha normatividad, la cual señala: “Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento

y remoción. Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.” De acuerdo a lo establecido en el parágrafo tercero del artículo enunciado, las autoridades podrán sujetar sus actuaciones a normas especiales, sin que ello implique desconocimiento o incumplimiento de la norma general (Ley 1437 de 2011). Con fundamento en lo anterior, el Decreto 4886 de 2011 otorgó facultades legales a la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se estableció el campo de acción de la Entidad en todos los temas de su competencia. Entre sus funciones generales, consagró en numeral 57 del artículo 1 los alcances de sus facultades en temas de propiedad industrial, así: “Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En cumplimiento de dicha función, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la CIRCULAR ÚNICA (Publicada en el Diario Oficial 44511, del 06 de Agosto de 2001), normatividad donde se recopilan todas las reglamentaciones e instrucciones generales vigentes en el ejercicio de sus funciones. Esta circular establece en el Capítulo Sexto del Título Primero, las directrices respecto a: “PUBLICACIÓN, COMUNICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUTORIA DE LAS DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, regulando el sistema de publicación, citación, comunicación y notificación antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, así como bajo

la vigencia de esta norma nacional. El contenido de esta directriz, especifica las notificaciones cuando se trata de:  Actos de carácter general.  Actos que pone fin a una actuación administrativa.  Asuntos en materia de protección de la competencia.  Procesos disciplinarios.  Actuaciones en ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la Entidad.  Propiedad Industrial. Regulando en todo caso, los tipos de notificaciones (personal, por aviso, por estrados, etc.), y los casos en los cuales aplican cada una de ellas. Respecto a la propiedad industrial, existe un sistema de notificaciones específico con fundamento en artículo 6 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual establece: “De las Notificaciones Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.” Esta facultad otorgada por la norma andina, encuentra fundamento legal en el artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, el cual establece las funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio de las cuales podemos destacar los numerales 4, 5 y 27, así: “4. Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la Entidad.

5. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

27. Expedir las regulaciones que conforme a las normas

supranacionales corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad Industrial.” En este orden de ideas, y siendo la Decisión 486 de 2000 la norma supranacional que estable el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Entidad está autorizada para establecer un sistema de notificación especial para los temas de Propiedad Industrial. Con fundamento en ello, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución 42847 del 18 de julio de 2012 “por la cual se adicionan y modifican unos numerales de los Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”, mediante la cual reguló, entre otros temas, las “Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial”, dentro de la cual se estableció la forma de notificar todos los actos administrativos relacionados con las actuaciones en esa materia.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y supranacional, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar de acuerdo a sus inquietudes: 1) Cuando se presenta una recurso de apelación frente a una resolución que resolvió una solicitud marcaria, la Circular Única establece que el traslado de los recursos solamente procederá cuando se aporten pruebas dentro del trámite donde intervenga más de una parte, caso en el cual mediante comunicación dará traslado del recurso y de las pruebas a la contraparte, para que presente los argumentos de defensa. El término de este traslado será de cinco (5) días.

Si por el contrario no se presentan pruebas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.3.1. del Capitulo Quinto del Título I de la Circular Única, no procederá traslado alguno. 2) La Decisión 486 de 2000 en su artículo 172, en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, establece que una vez agostada la actuación administrativa, el administrado tiene la posibilidad de utilizar los medios de control denominados NULIDAD o NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, con la finalidad de obtener la nulidad de las resoluciones expedidas por la Entidad que contrarían, a su modo de ver, la legislación nacional y la norma andina. 3) Tratándose de temas relativos a la propiedad industrial, la Entidad cuenta con sistema de notificación especial regulado en el numeral 6.2. del Título I de la Circular Única (Numeral modificado mediante el artículo 2º de la Resolución 42847 del 18 de julio de 2012.), por lo cual no está obligada a cumplir las notificaciones reguladas por la Ley 1437 de 2011, con fundamento en lo establecido en norma supranacional (Decisión 486 de 2000). Ahora bien, los actos administrativos que pongan fin a la actuación administrativa, como es el caso de la concesión o negación de un derecho de propiedad industrial, se notificaran por medios electrónicos (a través de internet) de la siguiente forma:  Se enviara el acto administrativo al correo electrónico de las partes una vez expedido, donde especificaran el número de expediente, la resolución y un link para tener acceso a la misma. En la

misma fecha, se fijara en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial, tanto en físico como en internet, por el término de un (1) mes.  Tanto él envío del correo electrónico como la fijación en lista se surtirán los días martes de cada semana, si dicho día es inhábil, se efectuara el día hábil siguiente.  De igual forma, para quienes se encuentran inscritos en el Casillero Virtual de la Entidad, se le enviara correo electrónico al buzón.  Si alguna de las partes no tiene correo electrónico, o si al enviar el mismo se produce un error y no lo recibe el destinatario, de ello se dejará constancia en el expediente. No obstante, la fijación en lista se producirá, resaltando que la misma es vinculante para las partes.  Pasado un (1) mes del envío y la fijación en lista, se entenderá surtida la notificación y empezaran a correr los términos para la firmeza de los actos administrativos o la interposición de recursos. 4) De lo anterior podemos concluir, que siempre que se fije en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial la resolución que pone fin a la actuación administrativa, se entenderá surtida la notificación en la medida en que la publicación en este listado tiene carácter vinculante para las partes. Por tanto, si la Entidad no dispone del correo electrónico o disponiendo del mismo no es posible el envío, se entenderá que las partes están debidamente notificadas, pasado un mes de la fijación en lista de la resolución. Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta

Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha