SIC - Concepto-16126947

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 16-126947- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, "por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de la comunicación de fecha 16 de mayo de 2016 en el cual se señala: "(...) a). ¿Es jurídicamente viable, registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que incluya la expresión "banca", cuyo titular no esté vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia?

(cabe resalta que "banca" es distinto a "banco") b) ¿Es viable registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una marca denominada "BancaModa"? c).¿Es viable registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una marca, cuyo titular no sea vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya clasificación de Niza corresponda al No. 36 (institución de

crédito, prestamista que no es banco), ¿cuya marca reciba el nombre de "BancaModa"? d) ¿Existe alguna restricción para la Superintendencia de Industria y Comercio, para realizar registros de marcas, que incluyan palabras y/o denominaciones propias de actividades financieras? (...)". Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: "Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no". Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo con lo previsto en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de

2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio "[A]dministrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma." A su vez, conforme lo señala el artículo 19 Ibídem, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "(…) "6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)". Así las cosas, en concordancia con la normatividad anteriormente citada, se puede concluir que esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes competencias:  Administrar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro de marcas o la concesión de patentes, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.  Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la

Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. A continuación procedemos a resolver su consulta así: Primer interrogante: ¿Es jurídicamente viable, registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que incluya la expresión "banca", cuyo titular no esté Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia? (cabe resalta que "banca" es distinto a "banco").

Respuesta:

1. El concepto de Marca y de los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene una definición del concepto de marca. De esta manera y teniendo en cuenta la definición legal, el Tribunal de la Comunidad Andina ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, es perceptible a través de medios sensoriales y es susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados bien sea por una persona natural o bien sea una persona jurídica de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o la calidad del producto o servicio de que se trate.

Así, el registro de marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo

producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen empresarial o calidad. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 134 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en palabras, imágenes, figuras, dibujos, etc., por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe poseer una aptitud distintiva que le permita identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Así, la distintividad constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en qué consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos, colores delimitados por una forma específica, olores, sonidos, etc., por

separado o en conjunto. 1.1. Funciones de la marca De acuerdo con la definición que contiene el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado, razón por la cual, ésta cumple diversas funciones en el comercio, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el good will del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial Proceso 04-IP-94(1), ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: "Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario". Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente (2): "Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida

por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos". De esta manera, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Situación que le permite hoy día al solicitante de un registro marcario, conformar su signo distintivo con diversos elementos tradicionales (nominativos o gráficos) o no tradicionales (olores, texturas, sonidos, etc.)(3), siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la norma supranacional. 1.3. Excepciones al registro de una marca 1.3.1. Impedimentos básicos para el registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituirse en marca. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple

a cabalidad los requisitos previamente reseñados en el numeral anterior; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras, figuras, imágenes, etc. Por lo tanto, cuando el solicitante de un signo distintivo incorpora en la conformación del mismo alguna palabra o juego de palabras, letras, números, imágenes, figuras, entre otros, la Delegatura para la Propiedad Industrial de acuerdo a las funciones que le son propias, está encargada de analizar si el signo cuyo registro se solicita, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 así como, verifica, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. 1.3.2. El principio del Complemento Indispensable El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"(4), según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. En este sentido, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que: "La norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que

resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' ...advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'". (5) Así, es importante señalar que en aquellos eventos donde surgen antinomias entre la norma comunitaria andina y el derecho interno de los países miembros, prevalecerá el derecho supranacional. De igual manera, sobre el estudio del referido principio, el Tribunal ha manifestado que "no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (6) Bajo este entendido, los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Sin embargo y en atención su interrogante, es importante mencionarle que tanto

la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Estatuto orgánico financiero son normas que buscan la protección clara y expresa del consumidor, no siendo la norma interna una excepción a la normativa andina, sino que por el Contrario y de acuerdo a lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486 (7), la legislación interna de Colombia puede suplir o complementar los vacíos en asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma. (8) En este entendido, y teniendo en cuenta que las actividades de intermediación financiera solo pueden ser desarrolladas por entidades sometidas al control, inspección y vigilancia del Estado a través de la Superintendencia Financiera, es decir los establecimientos de crédito, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas de ahorro y crédito, entre otros(9), éste tiene la facultad para establecer restricciones en pro de evitar que se empleen expresiones que puedan inducir a engaño, error o confusión al público respecto de la actividad realizada por una entidad debidamente autorizada por el Estado, con la ejecutada por aquellos terceros que no reúnen tal condición, de ahí que se establezcan medidas que eviten cualquier tipo de riesgo que afecte de manera directa al consumidor. En consecuencia y dando aplicación al principio de complemento indispensable que rige a la materia, la normativa interna respecto de este tema específico es la encargada de establecer una mayor protección respecto del consumidor, así como a los titulares de registros marcarios que identifican este tipo de servicios respecto de personas que no se encuentran autorizadas para realizar actividades propias del sector bancario.(10) Por otro lado y en atención a su interrogante, la expresión "Banca", de acuerdo al

Diccionario de la Real Academia se define como "negocio bancario dirigido a la gestión de patrimonios de clientes con elevadas rentas" (11). En igual sentido se ha definido como: "Comercio que consiste en operaciones de giro, cambio y desarrollo, servicio de cuentas y compraventa de efectos públicos. Actividad que realizan los bancos comerciales y de desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema bancario y constituyen instituciones de intermediación financiera; esto es, que admiten dinero en forma de depósito, otorgando por ello un interés (tasa pasiva), para posteriormente, en unión de recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras por las cuales cobra un interés (tasa activa), comisiones y gastos en su caso".(12) Por lo anterior, el solicitante de un signo marcario que incluya dichas expresiones u otras señaladas en la normativa correspondiente en materia financiera, deberá tener en cuenta el cumplimiento de lo señalado por ésta, así como lo dispuesto en la norma supranacional aplicable en materia de Propiedad Industrial, teniendo en Cuenta para ello, la aplicación del principio del complemento indispensable que rige a la materia.

Segundo interrogante: b). ¿Es viable registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una marca denominada "BancaModa"?

Respuesta: Teniendo en cuenta lo previamente expuesto y atendiendo a lo proferido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542 de 2005, los conceptos que profieren la entidades púbicas no pueden considerarse como actos administrativos o llegar a reemplazarlos, razón por la cual, no es posible atender situaciones particulares mediante un concepto jurídico, ya que no es el

mecanismo idóneo para ello. Adicionalmente, la oficina jurídica de esta entidad no tiene dentro de su marco de competencias la de tramitar y decidir solicitudes de registro marcario, razón por la cual, no es posible mediante el presente atender a la pregunta puntual que usted señala. En consecuencia, la dependencia encargada de analizar y establecer la registrabilidad del signo es la Delegatura para la Propiedad Industrial de acuerdo a las funciones que le son propias y teniendo en cuenta que, la adquisición de un derecho marcario se haya sometido al procedimiento que señala tanto la norma supranacional como lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Tercer interrogante: c). ¿Es viable registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una marca, cuyo titular no sea vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya clasificación de Niza corresponda al No. 36 (institución de crédito, prestamista que no es banco), ¿cuya marca reciba el nombre de "BancaModa"?

Respuesta: La respuesta dada a este interrogante se encuentra en el desarrollo de la primera pregunta por usted formulada a la entidad a través de su comunicación de fecha 16 de mayo de 2016. Cuarto interrogante: d). ¿Existe alguna restricción para la Superintendencia de Industria y Comercio, para realizar registros de marcas, que incluyan palabras y/o denominaciones propias de actividades financieras?

Respuesta: De conformidad con la normativa andina citada, no son susceptible de registro, los signos que no cumplan a cabalidad los requisitos señalados en la respuesta a su primer interrogante.

Por lo anterior, cuando el solicitante de un signo distintivo incorpora en la

conformación del mismo alguna palabra o juego de palabras, letras, números, imágenes, figuras, entre otros, la Oficina Nacional competente, de acuerdo a las competencias propiamente atribuidas, debe realizar el análisis de registrabilidad atendiendo a lo dispuesto en la normativa, la doctrina y la jurisprudencia aplicable a los casos particulares, verificando siempre a la luz del artículo 134 de la referida Decisión, si frente a una solicitud de registro marcario, el mismo no se encuentra inmerso en alguna causal de irregistrabilidad absoluta o relativa contempladas en los artículos 135 y 136 de la norma supranacional.

4. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestarle que:

1. La marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, es perceptible a través de medios sensoriales, es susceptible de representación gráfica y ostenta aptitud distintiva para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados bien sea por una persona natural o bien sea una persona jurídica de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o la calidad del producto o servicio de que se trate.

2. Para que un signo sea objeto de registro ante la Oficina Naciona I Competente es necesario que el mismo cumpla con los requisitos que establece la Decisión

486 de 2000, norma aplicable para los miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

3. En aquellos casos en que la norma interna no se configure como una excepción al régimen comunitario, ésta puede suplir o complementar los vacíos en asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma, siempre y en todo caso atendiendo al principio de complemento indispensable aplicable a la materia.

4. Las actividades financieras son de interés público y, por lo tanto, las marcas que las identifican reflejan este interés y cuentan con protección especial. Por lo tanto, la normativa financiera interna, atendiendo al principio del complemento indispensable es la encargada de reforzar el régimen comunitario en materia de marcas y así establecer una mayor protección respecto del consumidor en este ámbito, así como para los titulares de registros marcarios que identifican este tipo de servicios respecto de personas que no se encuentran autorizadas para realizar actividades propias del sector bancario.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Notas de referencia: (1) Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: \"EDEN FOR MAN\". (2) Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: "GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO. (3) Sobre las marcas no tradicionales puede consultarse !a Resolución No , 3718 de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. (4) Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas "tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el Ambito de las lagunas de los sistemas normativos". "NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS". Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&langua ge=caES. (5) Proceso 121-IP-2004, publicado en ta G.O.A.C, No, 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. (6) (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). (7) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (8) Resolución de apelación No . 51140 de 28 de agosto (je 2013 , proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial respecto de la Acción de Cancelación de la marca mixta AHORRAMAS, certificado de registro No. 148784, clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. (9) Artículo 2 del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico Financiero. (10) Resolución de apelación No. 51140 de 28 de agosto de 2013. Óp. Cit. (11) Diccionario de la Real Academia Española. [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=4wPQky6 (12) HERNÁNDEZ MAGGONES, Gustavo. Diccionario de Economía. Universidad Cooperativa de Colombia. Teoría del color. Medellín. Colombia. 2006. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURíDICA (E)

Elaboró: Diana Báez

Revisó: Jazmín Roció Soacha

Aprobó: Jazmín Roció Soacha