SIC - Concepto-16162963

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 16-162963- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Reciba cordial saludo. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante la Secretaria Distrital de Hacienda el 11 de mayo de 2016, trasladada a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – DIAN el 23 de mayo de 2016 y remitida a esta Entidad a través de comunicación de fecha 13 de junio de 2016, en la cual se señala: “1. Informar de manera detallada, todos los trámites (paso a paso) que se debe seguir ante la el Distrito Capital de Bogotá para comercializar una marca NUEVA de cigarrillos importados. Para ello, favor explicar y detallar los pasos desde la solicitud de registro hasta el momento en que se emite la tornaguía para movilizar el producto.

2. Especificar los artículos de las normas vigentes que detallan

cada tipo de trámite a seguir por cada paso descrito en el numeral anterior, bien sea del orden nacional, departamental.

3. Especificar en cada paso a paso de trámites descritos en los numerales anteriores los tiempos de respuesta establecidos para surtir cada uno de ellos por parte de la Alcaldía de Bogotá.

4. Especificar como se realiza el trámite para inscribir un producto, si es necesario suministrar lista de precios, registros marcarios, marquillas del producto o que tipo de información es requerida.

5. Qué información se necesita de la compañía que desea

comercializar el producto (cigarrillos) en Bogotá, D.C.? Se emite un código por cada producto? Quien lo emite?

6. Se debe surtir un trámite independiente ante Cundinamarca y ante el Distrito Capital para registrar el producto que se va a comercializar en Cundinamarca y Bogotá? El código que se emite para comercializar el producto es Universal, es decir, sirve para comercializar el producto en cualquier departamento? O cada departamento asigna un código? Bogotá asigna un código especifico o es Cundinamarca?

7. Qué tipo de impuestos se deben pagar para comercializar una nueva marca de cigarrillos en Colombia (Consumo, Deporte, IVA, etc.)

8. Cómo se determina la base gravable de un producto nuevo

(cigarrillos) que nunca ha sido comercializado en Colombia? Favor describir el proceso y citar las normas vigentes que regulan la materia.

9. Que papel cumple el Fondo Cuenta en este tipo de trámites?

Que tipo de trámites hay que surtir ante dicha entidad? Es posterior, intermedio anterior a los trámites que se deben surtir

ante la Alcaldía de Bogotá (Secretaria de Hacienda o rentas)?

10. Se debe pagar o colocar algún tipo de estampilla o sello para comercializar el producto? Quien la suministra? Cual es su costo, En que momento se debe colocar?” Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Corolario de lo anterior, resulta válido afirmar que se excluye de la órbita de nuestras competencias determinar en el presente caso, si el peticionario debe o no registrar el signo distintivo que a su modo de ver lo identifica, así como las determinaciones que el mismo tome respecto a la comercialización o no del producto o los permisos necesarios para ello por parte de la entidad distrital, departamental o nacional pertinente.

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las

herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

4. RESPECTO A LAS MARCAS, SUS ELEMENTOS Y SUS ALCANCES La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas en su artículo 134 de la siguiente forma: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

En relación con las funciones que tiene una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04IP-95, señaló: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. De igual forma, en el proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, manifestó. “A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar. (...) La marca cumple además, eventualmente, una función "condensadora" del prestigio, buena fama o goodwill del que pueda gozar entre el público determinado nombre o signo. La buena reputación de los productos distinguidos con determinada marca, suele implicar preferencia o reconocimiento por parte de los consumidores. Unido a esta función de prestigio está el aspecto de

publicidad o propaganda comercial -cada vez más amplia, sofisticada y costosa-, ya que la marca puede llegar a tener de por sí una "capacidad" o "poder" de venta, o sea un poder de atracción o de seducción, dependiendo de las vivencias o creencias del público consumidor”. 4.1 Adquisición de los derechos marcarios en Colombia En nuestra legislación, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló: “Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”. Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en

relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud. 4.2 Derechos conferidos por el registro marcario Los derechos que se otorgan al titular de un registro de marcas, fueron consagrados por la normatividad andina en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, así: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca

notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado. 4.3. Comercialización de productos identificados con una marca Finalmente, y teniendo como base lo presentado respecto a las marcas de acuerdo a la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial dentro del Proceso 38-IP-1998, ha manifestado los alcances de estos registros frente a la comercialización de diferentes productos y servicios, así: “El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere per se el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al producto en sí mismo o a sus condiciones

internas.” En este sentido debe indicarse que la concesión de una marca por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se constituye en una autorización de comercialización de determinado producto o servicio. Es decir, la concesión de la marca a un empresario bajo la cual este pretende identificar determinado producto o servicio en el mercado, no se constituye en requisito para que aquel pueda efectivamente comenzar a comercializar dicho producto o a ofrecer tal servicio en el mercado.

5. TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO MARCARIO El procedimiento para registrar un signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio está compuesto por las siguientes etapas: a) Radicación de la solicitud: Se debe dar cumplimiento de los requisitos y documentos necesarios para registro de marcas y lemas comerciales, los cuales son:  Formulario para registro de marcas y lemas comerciales No. PI01F01, que puede ser descargado de la página web www.sic.gov.co, este formulario debe ser diligenciado en forma clara.  La información que debe contener el formulario es la siguiente:  Señalar que se solicita el registro de una marca.  Los datos del solicitante que permitan que la Entidad se pueda comunicar con él.  La marca que se pretende registrar. Tratándose de marcas mixtas, se debe adjuntar le arte (dibujo o diseño) que se va a registrar.  La indicación expresa de los productos o servicios que identificará la marca.  El trámite de la solicitud de registro marcario, puede ser efectuado de manera directa por el titular del signo, no obstante si se decide actuar por intermedio de abogado, se deberán

anexar los poderes correspondientes.  Pago de la tasa de propiedad industrial. Las tasas señaladas para las registro de marcas y lemas comerciales para el año 2016 están establecidas en la Resolución 73446 de 2015, que puede ser consultada en la página web www.sic.gov.co ingresando por la pestaña “Normativa”/Resoluciones.  La solicitud puede ser radicada en la oficina virtual, o si lo prefiere puede presentarla y radicarla en la Sede de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en la Carrera 13 No. 27-00, piso 1, Bogotá D.C.  Los servicios de la propiedad industrial se ofrecen a través de internet como radicación de servicios en línea, los cuales tendrán un descuento frente a las tasas de los servicios en físico correspondientes, según lo previsto en la Resolución 73446 de 2015, que puede ser consultada en la página web www.sic.gov.co ingresando por la pestaña “Normativa”/Resoluciones.  Se reitera que la ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación hasta tanto no se completen todos los requisitos b) Estudio de forma: Este se efectúa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del formulario en forma adecuada. Si falta algún requisito, se requerirá al interesado para que los complete en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha de notificación, que se realiza mediante la fijación en lista ubicada en el tercer (3) piso de la Entidad. Si la solicitud cumple los requisitos pasa a la siguiente etapa que es la

publicación, de lo contrario se considerara abandonada. c) Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial: La marca estará publicada en la Gaceta durante treinta (30) día hábiles. En estos días los terceros (titulares de signos distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual válidamente protegidos) deben presentar la oposición. d) Presentación de oposiciones: Se presenta en el formato de Presentación de oposición – signos distintivos - PI01 - F12 (que se encuentra en la página web de la Entidad), indicando los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición, así como los fundamentos con los que se pretende desvirtuar el registro de la marca. Al escrito debe anexar el recibo oficial de pago de la tasa de oposición y las demás tasas que correspondan al caso. Si se presenta la oposición sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud, si se presenta extemporáneamente, y/o no se pagan las tasas de tramitación correspondientes, se expedirá un oficio que inadmite la oposición. e) Contestación de oposiciones: El solicitante tiene treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en la que se notifica la oposición, para desvirtuar los argumentos del opositor, siempre que así lo considera. f) Examen de fondo o examen de registrabilidad: Lo realiza la Entidad para determinar si el signo solicitado cumple o no los requisitos para ser considerado como marca y por tanto protegido. g) Decisión final de concesión o negación: Como resultado del examen realizado, la Entidad expide una Resolución de concesión o de negación del

registro, indicando las razones que la llevaron a tomar la decisión y, si han presentado oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas. Si la resolución concede el registro, la Entidad expedirá un certificado de registro de marca una vez quede en firme la resolución de concesión. h) Recursos: Cuando es negado el registro de una marca o declarada infundada una oposición, el solicitante u opositor tendrá la posibilidad de interponer el recurso de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución de negación. El recurso deberá interponerse por escrito dentro del plazo legal, sustentando las razones de inconformidad con la decisión. Resuelto el recurso, la decisión tomada por la Entidad (concesión o negación) será definitiva.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden, legal y jurisprudencial en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:  Respecto a registro de marca, es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de tramitar esta solicitud y otorgar la concesión de estos signos.

Los pasos para el registro de una marca, tal y como lo manifestamos en el presente escrito, son los estipulados en la Decisión 486 de 2000 y en la Circular Única de la Entidad.  El uso de una marca en el país para comercializar productos o servicios es libre, por lo cual, no es necesario contar con su registro para poder hacer uso

de la misma, así como tampoco para comercializar productos o servicios. No obstante, en Colombia el registro de la marca otorga a su titular el derecho a usar la misma de manera exclusiva y excluyente, y así mismo lo faculta para permitir o conceder el uso a un tercero o impedir su utilización no autorizada. Será decisión exclusiva de cada empresario el solicitar o no un registro marcario, así como hacer uso del mismo en la forma en que se le concede por parte de la Entidad, sin que el registro o no del signo sea un obstáculo para la comercialización de los productos por el identificados, salvo claro está, que se infrinjan derechos de terceros al hacer uso de una marca que pertenece a otro titular.  Las demás inquietudes manifestadas por usted respecto a temas de impuestos, tornaguías, y permisos de la Alcaldía, deberán ser resueltos por las entidades idóneas y pertinentes para cada caso. Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha