SIC - Concepto-16230992

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 16-230992- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Reciba cordial saludo. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 8 de septiembre de 2016, en la cual se señala: “Conocedores de sus servicios en el registro de marcas y patentes en el país, Solicito ante ustedes la oportunidad de brindarnos su apoyo en la construcción del Proyecto SICIU

(Sistema Integral del Comercio Internacional) formulado por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y contables de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Ubicada en el Municipio de Tuluá-Valle del Cauca; cuyo objetivo central es el acompañamiento integral a los Micro-empresarios del centro y norte del departamento y fomentar la educación de la cultura empresarial exportadora. Para llevar a Cabo este proyecto, es necesario contar con su

acompañamiento en lo referente a la información sobre el registro de marcas y patentes, legislación y normatividad vigente que rige este sector, por lo cual es de vital importancia para mejorar la competitividad y el desarrollo empresarial del sector Mypimes del norte y centro del departamento del Valle.” Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011,

la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:  Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. RESPECTO A LAS MARCAS, SUS ELEMENTOS Y SUS ALCANCES La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas

en su artículo 134 de la siguiente forma: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.  Tipos de marcas. Presentado el concepto de marca, es importante precisar que existen varios tipos de marcas, las cuales dependerán de lo que se pretende proteger, así:  Nominativas: Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de

acompañamiento, caracterización ni tipografía.  Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.  Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura).  Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.  Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.  Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.  De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores. Dada la variedad de tipos marcarios que pueden ser elegidos por el consumidor, es importante precisar que los alcances de cada uno de ellos son los mismos, independientemente del tipo que se elija, y que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra. Ahora bien, otro punto crucial al momento de obtener protección a través del sistema marcario es la elección de los productos o servicios que se busca que sean identificados mediante el tipo marcario elegido. Esta elección, debe estar dirigida por el objeto social de la empresa y el mercado donde se desenvuelve, lo cual debe ser enfrentado con la Clasificación Internacional de Niza (http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition20160101/taxonomy/?lang=esen), para así elegir correctamente la clase y los

productos comprendidos en ella que se pretenden proteger. La solicitud de registro marcario, puede referirse a una sola clase o a varias clases de productos o servicios. La solicitud que haga referencia a más de una clase se denominará multiclase y se podrán solicitar desde 2 clases hasta 45 clases. El solicitante de una marca multiclase deberá indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. De igual forma cada producto o servicio debe estar clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. En caso que la indicación hecha no sea correcta la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Lo anterior como consecuencia de la implementación de la Decisión 689 de la CAN y del TLT y el Decreto Ley 019 de 2012. Para mayor información sobre las particularidades de este tipo de solicitudes, usted puede consultar la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Adquisición de los derechos marcarios en Colombia. En nuestra legislación, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló:

“Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”. Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud.  Derechos conferidos por el registro marcario. Los derechos que se otorgan al titular de un registro de marcas, fueron consagrados por la normatividad andina en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, así: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales

productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en

el mercado.  Comercialización de productos identificados con una marca. Ahora bien, teniendo como base lo presentado respecto a las marcas de acuerdo a la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial dentro del Proceso 38-IP-1998, ha manifestado los alcances de estos registros frente a la comercialización de diferentes productos y servicios, así: “El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere per se el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al producto en sí mismo o a sus condiciones internas.” En este sentido debe indicarse que la concesión de una marca por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se constituye en una autorización de comercialización de determinado producto o servicio. Es decir, la concesión de la marca a un empresario bajo la cual este pretende identificar determinado producto o servicio en el mercado, no se constituye en requisito para que aquel pueda efectivamente comenzar a comercializar dicho producto o a ofrecer tal servicio en el mercado.  Limitaciones / Excepciones a los derechos del titular de una marca. Finalmente, y en relación con los derechos del titular de un registro marcario, la Decisión 486 de 2000 establece una limitación/excepción a los mismos, la cual se encuentra consagrada en el artículo 157, así: Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus

servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. (Negrilla fuera del texto original) Es claro entonces, que la normatividad andina establece casos específicos, en los cuales el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines, por el ejemplo, de información al público, y que dicho uso se haga de buena fe y sin afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusión o inducción respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se están identificando. Lo anterior no significa otra cosa que, el derecho que tiene por ejemplo el vendedor de repuestos de carros, de colocar en su publicidad los logos de las marcas de automóviles de las cuales vende los mismos, con el único fin de que el consumidor conozca los tipos y clases de vehículos que la empresa maneja, sin que ello implique infracción alguna a los derechos marcarios de los titulares de dichos logos

(marcas).  Principio de territorialidad en materia marcaria. Los derechos concedidos sobre una marca están limitados por dos principios: el principio de territorialidad y de especialidad, para el presente caso nos remitiremos solo al primero de ellos. De acuerdo con este principio, la protección jurídica y el ejercicio de los derechos sobre una marca registrada están delimitados por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 17-IP-98, expresó: “La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. (…) De conformidad con la doctrina comunitaria “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse

más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un Estado a otros estados vinculados al convenio internacional. (…)” Por lo presentado, es claro que los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países, debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante, eventualmente y de acuerdo al cumplimiento de ciertas condiciones que se determinen en nuestra legislación y en los tratados comerciales suscritos con otros países, es posible hacer uso del principio del trato nacional (en virtud del cual se debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros, y a los asimilados como tales, la misma protección que se otorga a los nacionales), y de los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia para ser extendidos a otros países, por ejemplo para invocar prioridad o presentar oposiciones.  Trámite administrativo: El procedimiento para registrar un signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio está compuesto por las siguientes etapas: a) Radicación de la solicitud: Se debe dar cumplimiento de los requisitos y

documentos necesarios para registro de marcas y lemas comerciales, los cuales son:  Formulario para registro de marcas y lemas comerciales No. PI01F01, que puede ser descargado de la página web www.sic.gov.co, este formulario debe ser diligenciado en forma clara.  La información que debe contener el formulario es la siguiente:  Señalar que se solicita el registro de una marca.  Los datos del solicitante que permitan que la Entidad se pueda comunicar con él.  La marca que se pretende registrar. Tratándose de marcas mixtas, se debe adjuntar le arte (dibujo o diseño) que se va a registrar.  La indicación expresa de los productos o servicios que identificará la marca.  El trámite de la solicitud de registro marcario, puede ser efectuado de manera directa por el titular del signo, no obstante si se decide actuar por intermedio de abogado, se deberán anexar los poderes correspondientes.  Pago de la tasa de propiedad industrial. Las tasas señaladas para las registro de marcas y lemas comerciales para el año 2016 están establecidas en la Resolución 73446 de 2015, que puede ser consultada en la página web www.sic.gov.co ingresando por la pestaña “Normativa”/Resoluciones.  La solicitud puede ser radicada en la oficina virtual, o si lo prefiere puede presentarla y radicarla en la Sede de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en la Carrera 13 No. 27-00, piso 1, Bogotá D.C.  Los servicios de la propiedad industrial se ofrecen a través de internet

como radicación de servicios en línea, los cuales tendrán un descuento frente a las tasas de los servicios en físico correspondientes, según lo previsto en la Resolución 73446 de 2015, que puede ser consultada en la página web www.sic.gov.co ingresando por la pestaña “Normativa”/Resoluciones.  Se reitera que la ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación hasta tanto no se completen todos los requisitos b) Estudio de forma: Este se efectúa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del formulario en forma adecuada. Si falta algún requisito, se requerirá al interesado para que los complete en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha de notificación, que se realiza mediante la fijación en lista ubicada en el tercer (3) piso de la Entidad. Si la solicitud cumple los requisitos pasa a la siguiente etapa que es la publicación, de lo contrario se considerara abandonada. c) Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial: La marca estará publicada en la Gaceta durante treinta (30) día hábiles. En estos días los terceros (titulares de signos distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual válidamente protegidos) deben presentar la oposición. d) Presentación de oposiciones: Se presenta en el formato de Presentación de oposición – signos distintivos - PI01 - F12 (que se encuentra en la página web de la Entidad), indicando los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición, así como los fundamentos con los

que se pretende desvirtuar el registro de la marca. Al escrito debe anexar el recibo oficial de pago de la tasa de oposición y las demás tasas que correspondan al caso. Si se presenta la oposición sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud, si se presenta extemporáneamente, y/o no se pagan las tasas de tramitación correspondientes, se expedirá un oficio que inadmite la oposición. e) Contestación de oposiciones: El solicitante tiene treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en la que se notifica la oposición, para desvirtuar los argumentos del opositor, siempre que así lo considera. f) Examen de fondo o examen de registrabilidad: Lo realiza la Entidad para determinar si el signo solicitado cumple o no los requisitos para ser considerado como marca y por tanto protegido. g) Decisión final de concesión o negación: Como resultado del examen realizado, la Entidad expide una Resolución de concesión o de negación del registro, indicando las razones que la llevaron a tomar la decisión y, si han presentado oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas. Si la resolución concede el registro, la Entidad expedirá un certificado de registro de marca una vez quede en firme la resolución de concesión. h) Recursos: Cuando es negado el registro de una marca o declarada infundada una oposición, el solicitante u opositor tendrá la posibilidad de interponer el recurso de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución de negación. El recurso deberá interponerse por escrito dentro del plazo legal, sustentando

las razones de inconformidad con la decisión. Resuelto el recurso, la decisión tomada por la Entidad (concesión o negación) será definitiva.

5. RESPECTO AL NOMBRE Y LA ENSEÑA COMERCIAL.  Concepto: En primer lugar los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” La enseña comercial ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera: “La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).” En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho

Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa). Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012) El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso número 75-IP-2012 ha manifestado: “Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial

en los términos siguientes: ‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’. En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. Qui