SIC - Concepto-16440531

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 16-440531- -1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Reciba cordial saludo. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 30 de noviembre de 2016, en la cual se señala: “PETICIÓN 1. ¿Cuáles son las normas aplicables a las licencias de propiedad industrial en Colombia? 2. ¿Cuáles son los formatos vigentes para el registro de contratos de licencia en Colombia? 3. ¿Además del titular de la patente y del licenciatarios, quiénes podrían considerarse como personas interesadas para el propósito de solicitar el registro de una licencia? 4. ¿Cuántos trámites de contratos de licencia han sido negados por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la CAN, por no ajustarse a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento

a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias o Regalías? 5. ¿Cuántos trámites de contratos de licencia han sido negados por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la CAN, por no ajustarse a las disposiciones comunitarias sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia? 6. ¿Cuántos trámites de contratos de licencia han sido negados por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la CAN, por no ajustarse a las disposiciones nacionales de Colombia sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia? 7. ¿La cancelación del registro de la marca como consecuencia de cualesquiera de las acciones previstas en la Decisión 486 de la CAN trae consigo la cancelación ipso jure del registro de las licencias de uso cuyo objeto son las marcas canceladas?” Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto

administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos. (…)” Ahora bien, las funciones de la Dirección de Nuevas Creaciones están establecidas en el artículo 20 del decreto citado. De estas se pueden destacar: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. RESPECTO A LA LICENCIA DE USO El contrato de licencia de uso ha sido definido de la siguiente manera: "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último"1

En materia de propiedad industrial, elementos como las marcas y las patentes hacen uso de esta figura jurídica, la cual permite que el titular del derecho de exclusividad otorgado pueda disponer de él en la forma que mejor considere. Es así, como para ampliar el campo de acción de una marca o una patente, o para mejorar la penetración de mercados determinados, el titular del mismo puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarlo. Así, por tener el uso exclusivo de una marca o patente, sus titulares pueden

transferir o ceder la misma a otra u otras personas, u otorgar una licencia para la explotación de dicho signo. Con un contrato de licencia, una persona llamada licenciante cede el derecho de uso o explotación de su marca o patente a otra denominada licenciatario, mientras que este último obliga al pago de una remuneración llamada la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca o la patente. Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca o patente puede: (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo objeto, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo de la marca o patente en cuestión, o 1 LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2001, página 446. (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas exploten la marca o la patente. [Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729]. 4.1 Licencia de patente En materia de patentes, la licencia para la explotación de la invención se encuentra establecida en el artículo 57 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.” Para determinar en qué lugar se debe inscribir un contrato de licencia suscrito en relación con una patente, se debe determinar, no la residencia ni domicilio del licenciado y licenciatario, sino en la oficina de qué país se concedió la patente. En esa medida, si la patente objeto de la licencia fue concedida en Colombia, la inscripción se deberá efectuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin importar el domicilio o residencia de las partes del contrato de licencia. 4.2 Licencia de marca Estas se encuentran reguladas en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.” “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” (…) “Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.” Respecto al registro de los contratos de licencias constituidas sobre marcas, debemos precisar que en virtud del Decreto 1074 de 2015 – Capítulo 20 de la Sección 8, este registro es de carácter voluntario, en consecuencia, la ausencia del mismo no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. "Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales

contratos." 4.3 Registro de licencias ante la Superintendencia de Industria y Comercio En cuanto al trámite que se debe surtir frente a esta Superintendencia para efectos del registro de la licencia, el numeral 1.2.1.6.3 del capítulo primero del título X de la Circular Única, establece que: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial. No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentre firmada por las partes. Los requisitos de solicitudes de licencias obligatorias son los establecidos en el Capítulo Segundo del presente Título.” Al respaldo del formulario o en las instrucciones del trámite contenidas en la página web, aparecen las instrucciones para su diligenciamiento y presentación ante la Entidad, dentro de las cuales se exige, en caso de actuación a través de apoderado, el original del poder debidamente otorgado y en tratándose de personas jurídicas

además debe presentarse el certificado de existencia y representación legal. En cuanto a quien (es) debe (n) firmar la solicitud, si se actúa a través de apoderado la firma debe ser la de éste, si la persona jurídica actúa directamente, debe firmar su representante legal y si actúan las personas naturales directamente, son ellas quienes deben firmar. Así mismo, debe adjuntarse el comprobante de pago de la tasa correspondiente, la cual puede ser verificada en la Resolución 73446 del 29 de septiembre de 20152 mediante la cual se establecieron las tasas para propiedad industrial. En cuanto a la categoría de nacionales o extranjeras de las partes contratantes cuando una de ellas es una empresa "multinacional con sede en Colombia", deben tenerse en cuenta las disposiciones que la respecto contienen el código de comercio, la Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina3 y demás normas concordantes, las cuales establecen los criterios para determinar si una sociedad es nacional o extranjera.

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal en el 2 http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Resolucion_Tasas_73446_2015_3.pdf 3 Decisión 291 — Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos

manifestar:

1. Las normas aplicables en materia de licencias de uso, tanto para marcas como para patentes, son la Decisión 486, Decisión 2834, Decisión 2845,

Decisión 2856, Decisión 291, Decisión 4567, Decisión 4578, así como las normas nacionales aplicables para el caso dado que la normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia.9

2. Los formatos vigentes para el trámite de registro de Licencias son: el Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de la Circular Única de la Entidad.

3. Dado que la normatividad andina no presenta un limitante respecto a las personas que pueden estar interesadas en el registro de una licencia, cualquier persona que considere necesaria la ejecución de este trámite por considerar que afecta sus derechos o que es necesario para la protección de la comunidad, puede acudir a la Oficina Competente para llevarlo a cabo.

4. En materia de restricciones al registro de licencia de uso debemos precisar que tratándose de marcas, dado que el registro es voluntario y su ausencia 4 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios 5 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por restricciones a las exportaciones. 6 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia. 7 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. 8 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por

prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. 9 Decisión 486 de 2000, artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. no afecta de forma alguna los efectos del acuerdo entre las partes, no tiene aplicabilidad lo ordenado en el artículo 163 de la Decisión 486.

5. En cuanto a las licencias de uso patentes, aunque se mantiene la obligación de registrarlas ante la Oficina Competente, el estudio que se realiza sobre las mismas en concordancia con la Circular Única de la SIC, prevé la revisión de forma de la documentación y pago de tasas para obtener el registro y los efectos frente a terceros, sin que se establezca examen de fondo de ningún tipo.

6. Dado que la cancelación de una marca depura el registro marcario sacando los signos de la protección otorgada por la Oficina Competente, y siendo esta marca el objeto del contrato de licencia de uso entre quien era el titular y un tercero, es claro que este contrato quedaría sin objeto y por tanto, no se podría continuar con su ejecución, llevando a que el registro efectuado en la Entidad carezca de validez.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la

responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha