SIC - Concepto 2231

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 13-109502- -00004-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señora:

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta

\"Qué recurso puedo interponer por medio de ustedes para que un proveedor no use nuestra marca para vender otros productos. Tengo prueba por escrito de lo que él está haciendo.\"

2. Materia objeto de consulta

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso oConocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lem as, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lem as, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propie dad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones le daremos la información general que pueda ser útil para responder sus inquietudes y tomar la decisión empresarial que más le convenga.

2.1. Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca

Consideramos necesario distinguir 4 biene s inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una emp resa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones \"y compañía\", \"hermanos\", \"e hijos\", u otras análogas, esto último si no es p osible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad

hijos\", u otras análogas, esto último si no es p osible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita laprotección. Tal uso debe presentar las siguientes características: “s er personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquie r transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)”(2). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de

artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registr o de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4).

2.2. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos - coexistencia de signos similares

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instru mento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en l a fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al

fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, nose lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que p uede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: “El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas conf undibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a

situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02 -IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002) “Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el A cuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberáprecisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el

esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberáprecisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone fr ente al principio de la

especialidad”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso Nº 4-IP-98. Marca: “OPTIPAN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 375 de 7 de octubre de 1998). “La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. “4.3 Reglas para la comparación entre signos. “En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferenci as que existen entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.)Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marca s debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en

consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión”. Ahora, pasaremos a informarla sobre los derechos de propiedad i ndustrial que ejerce quien registra una marca.

2.3. Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi

El derecho al uso exclusivo de una marca(5), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia(6) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(7), ha expresado que: “El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso de l mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”.

como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”. El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que:“El registro de una marca confiere a su ti tular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vincul ados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envase s, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un s igno idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos s e presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese

idéntico para productos o servicios idénticos s e presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comerci al injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marc a notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. En este orden de ideas tenemos que en e jercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo –marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográfica - similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propied ad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito.A continuación, refiriéndonos a las acciones legales con que cuenta el titular de un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial y el derecho a la leal competencia, responderem os su pregunta sobre los riesgos que corre quien usa en el mercado una marca similarmente confundible con otro signo distintivo.

2.4 Medios legales de defensa que tiene el titular de derechos de propiedad industrial y quien explota en el mercado productos y servicios identificados con

en el mercado una marca similarmente confundible con otro signo distintivo.

2.4 Medios legales de defensa que tiene el titular de derechos de propiedad industrial y quien explota en el mercado productos y servicios identificados con un signo distintivo

En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado.

2.4.1 Medios administrativos 2.4.1.1 Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse(8) ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan re sultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4.1.2 Queja por actos de competencia desleal

Apelando al ejercicio de las faculta des administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor.Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona u n efecto significativo en el mercado.

artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona u n efecto significativo en el mercado.

2.4.2 Medios judiciales 2.4.2.1 Acciones civiles

2.4.2.1.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial(9), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante un juez de la rama jurisdiccional(10) y ante la Superintendencia de Industria y Comercio(11) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la i ndemnización de perjuicios causados(12), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. 2.4.2.1.2 Acción reivindicatoria. Señalada en el artículo 237 de la Decisión 486 Andina, por la que se busca el reconoci miento como cosolicitante o cotitular de un registro marcario, se sigue mediante proceso judicial ante los jueces civiles del circuito(13). 2.4.2.1.3 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. “ El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos ac tos e indemnizar los perjuicios causados al demandante”. Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas

consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos ac tos e indemnizar los perjuicios causados al demandante”. Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal, 256 de 1996. b) Acción preventiva o de prohibición. “La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”. Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia a través de un medio probatorio, sepuede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio como a los Juzgados Civiles del Circuito –donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial -. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia “a prevención”, en virtud de lo cu al es el demandante quien puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez civil del

Juzgados Especializados en Derecho Comercial -. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia “a prevención”, en virtud de lo cu al es el demandante quien puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que conocerá su caso, y una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es “exclusiva” de quien conoce. El proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimien to de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001(14), anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. La determinación de la cuantía, la competencia y la clase de proceso por el que se tramitará la acción de competencia desleal sigue las reglas previstas en los artículos 20 y 435 del Código de Procedimiento Civil, 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010 (modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el artículo 24 de la Ley 256 de 1996) y artículo 25 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso. Así, la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez civil del circuito conocerán en única instancia y aplicando el procedimiento verbal sumario, los asuntos de mínima cuantía, es decir, aquellos cuyas pretensiones sean de hasta 40 salarios mínimos legales.

Comercio o el juez civil del circuito conocerán en única instancia y aplicando el procedimiento verbal sumario, los asuntos de mínima cuantía, es decir, aquellos cuyas pretensiones sean de hasta 40 salarios mínimos legales. Conocerán en primera instancia y aplicando el procedimiento verbal, de menor cuantía, cuando las pretensiones sean de más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 150, y de mayor cuantía, cuando las pretensiones excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vige ntes (cuantías establecidas en el artículo 25 de la Ley General del Proceso, vigentes a partir del 1 de octubre de 2012, según el numeral 4 del artículo 627 ibídem). De conformidad con el artículo 31 del Código General del Proceso, la segunda instancia de los procesos jurisdiccionales por competencia desleal iniciados ante laRama judicial la conocerá el Tribunal Superior del lugar al que pertenezca el juzgado que asumió el conocimiento en primera instancia, y la segunda instancia de los iniciados ante la Superintendencia de Industria y Comercio la conocerá el Tribunal Superior de Bogotá.

2.4.2.2 Acción penal

Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 de l Código Penal(15) se tipifica el delito de “usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales” de la siguiente manera: “El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de

invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)”. La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

2.6 Uso de marcas no registradas

En Colombia el uso de un signo distintivo para comercializar un producto o servicio es libre, es decir que no es necesario que para ello se deba contar con un registro o una solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a menos que alguna norma especial establezca la obligatoriedad de este registro para cumplir con algún requisito o adquirir algún derecho. No obstante, la marca usada en esas condiciones, sin registrar ante esta entidad, no estará protegida por derechos de propiedad industrial, según la disposición del artículo 154 de la Decisión 486 Andina, por la que se establece el sistema atributivo (no el declarativo) para la protección de marcas por la disciplina de la propiedad industrial, haciendo que la legitimidad para ejercer el derecho exclusivo para usar la marca en el comercio y para interponer las acciones pertinentes contra terceras personas que ejecuten actos que puedan afectar el derecho otorgado, se derive del registro del signo y no de su uso.El Tribunal de J usticia de la Comunidad Andina lo ha ratificado reiteradas veces al decir: \"La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce

decir: \"La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular h a cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o limitaciones que le afecten su derecho. (...) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pe rtinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.\" (Proceso 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995, marca Benetton) Ahora, el uso en el mercado de un signo confundible con otro, registrado o no, no sólo puede llegar a afectar el bien jurídico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien jurídico de la libre y leal competencia, que ocurre cuando los competidores se valen de medios no basados en el esfuerzo p ropio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que of