SIC - Concepto 2332

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 13-131435- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctora:

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referen cia, en los siguientes términos:

1. Consulta

\"En la respuesta otorgada por la SIC [refiriéndose al concepto 13 -57358-4 del 22 de mayo de 2013], claramente, existe una discordancia entre la conclusión y el análisis de la norma, por lo que solicito respetuosamente que dicha respuesta sea aclarada. (...) Por tanto, teniendo claro que el derecho preferente se retrotrae hasta el momento de presentación de la solicitud de cancelación, me permito solicitarles que aclaren la respuesta proferida, en atención al derecho de petición elevado el 22 de marzo de 2013 por cuenta mía, toda vez que, según lo expuesto por la SIC, en concordancia con lo manifestado recientemente por el Tribunal de Justicia de la CAN, máximo organismo supranacional en materia de interpretación de la Decisión 486 de 2000, la marca No. 2 debe ser resuelta antes que la marca No. 3.\"2. Respuesta

Consideramos que ciertamente en los dos párrafos que se citan en su solicitud de aclaración no se explica en qué consiste la retrotracción del derecho pre ferente a

Consideramos que ciertamente en los dos párrafos que se citan en su solicitud de aclaración no se explica en qué consiste la retrotracción del derecho pre ferente a la fecha de solicitud de la cancelación de la marca por no uso, pero vemos que incluso en los renglones subsiguientes del mismo párrafo fallo 46 -IP-2007, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el fallo 27 -IP-2012, y que en nuestro concepto primario resaltamos con subrayas, está claro que no consiste en que el derecho preferente sólo tiene incidencia en los eventos ocurridos entre la solicitud de la cancelación y la firmeza de la cancelación de la marca por no uso, sino tambié n en la posibilidad que tiene el solicitante de la cancelación, a partir de la solicitud, de advertirle a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre su intención de utilizar ese derecho, para que lo tenga en cuenta frente a cualquier trámite que esté en curso o que se radique en ese momento. Veamos: \"El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derech o sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la pers ona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro,

se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, inclu so anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. (...) Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitantede la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuenc ia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuenc ia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.\" (Subrayas nuestras) De acuerdo con el criterio jurisprudencial el derecho preferente se ejerce frente a cualquier solicitud que pueda hacer lo nugatorio, incluso si fue presentada antes de la fecha de solicitud de la acción de cancelación. Por lo tanto, confirmamos nuestro concepto 13-57358-4 del 22 de mayo de 2013: consideramos que cuando el derecho preferente reconocido en el artículo 168 de la Decisión 486 Andina se invoca de acuerdo con la ley, siguiendo los criterios jurisprudenciales del proceso 27-IP-2012 antes de decid (conforme el ejemplo del peticionario) ir sobre el registro de la marca No. 2 se debe decidir la solicitud de registro de la marca No. 3. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA