SIC - Concepto 3291

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 14-242334- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctor: Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario consulta sobre la prohibición del artículo 135 literal m) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por lo que pregunta “podría registrarse como marca la imagen del enigmático (…)?” La inquietud surge debido a que el mismo es un símbolo que ha marcado la identidad del pueblo inglés desde la segunda guerra mundial pero no está claro si clasifica o no dentro de lo que entra a denominarse “(…) escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda limitación desde el punto de vista heráldico …”.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. “(…) “6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: - Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). - Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012-, otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como las descritas en su comunicación, sin embargo, y Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOdentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta al tema por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. De igual forma, esta Oficina Jurídica tampoco está facultada para conceptuar acerca de si es no registrable un signo compuesto por una “imagen del enigmático (…)”, por cuanto dicha decisión se establece dentro del examen de registrabilidad marcario que realiza la Dirección de Signos Distintivos de esta Entidad y a la luz de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, demás que resulten pertinentes.

3. Análisis de registrabilidad

Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la citada normativa supranacional. En efecto, de una parte, la Decisión 486 de 2000, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como

requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOd) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. En relación con el requisito de la distintividad y para efectos del registro de un

e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. En relación con el requisito de la distintividad y para efectos del registro de un signo, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 ibídem, según lo previsto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 205-IP2005 de 2006, Marca: Forma de una bota y sus suelas, se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. El referido requisito de la “distintividad” es considerado como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla la función principal de “identificar e indicar el origen empresarial”, e incluso, en un momento dado la calidad del producto o servicio, sin causar ningún riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor. De otra parte, la Decisión 486 citada señala, por un lado, en su artículo 135 las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, y del otro, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de

causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, y del otro, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros. En este orden, en el evento que esta Superintendencia efectué el examen de registrabilidad de un signo se debe determinar que el mismo es suficientemente distintivo como para acceder al registro marcario y que no genera riesgo de confusión al público consumidor, en los términos de la Decisión 486 de 2000, observando todos los elementos adicionales del mismo, su visión de conjunto y no la forma aislada de unos de ellos. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor lo anterior, insistimos en que esta Oficina Jurídica no está facultada para conceptuar, acerca de la aplicabilidad de una causal de iregistrabilidad o no de un signo que aspira al registro, por cuanto depende del caso en particular y según la visión de conjunto del mismo.

4. Prohibición para ser registrados como marca los signos que reproduzcan o

conceptuar, acerca de la aplicabilidad de una causal de iregistrabilidad o no de un signo que aspira al registro, por cuanto depende del caso en particular y según la visión de conjunto del mismo.

4. Prohibición para ser registrados como marca los signos que reproduzcan o imiten símbolos o emblemas de cualquier estado El literal m) del artículo 135 de la Decisión 5486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé que: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: “(...) “m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional”.

De la disposición arriba citada se establece que son causales absolutas de irregistrabilidad aquellas inherentes al signo mismo, entre ellas, las que reproduzcan las banderas, los escudos de armas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico. Frente al tema, el Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 15-IP-1997, marca CODE BLEU (etiqueta), en la que explica como causal de prohibición para ser registrados como marca el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, ahora reiterado por el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente:

como causal de prohibición para ser registrados como marca el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, ahora reiterado por el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente: “El artículo 82, literal j) de la Decisión 344, consagra como prohibición para ser registrados como marca, los signos que: Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los

constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas; y en segundo término, en algunos casos, para evitar confusión en el consumidor respecto de su origen nacional, toda vez que ordinariamente suele ser criterio de los particulares para la obtención de ciertos y determinados productos”. De lo expuesto, se observa que los signos que aspiren al registro pueden ser susceptibles del mismo, siempre y cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.

4. Convenio de París

Las estipulaciones que en materia de marcas se encuentran contenidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual hace parte Colombia –Ley 178 de 1994-. Dicho instrumento internacional establece en relación con el registro de las marcas las \"prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales\", al consagrar en su artículo 6 ter: \"1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. \"(…)\".

banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. \"(…)\". Teniendo en consideración lo expuesto, se observa que esta Superintendencia solamente podría pronunciarse en relación con una solicitud de registro de marca, verificando, según el caso, en particular, y dentro del examen de registrabildiad, determinando sí el uso del símbolo o “emblema” aportado se ajusta o no a los términos señalados en las disposiciones legales vigentes, referidas en precedencia, con el objeto de negar o conceder el registro.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMONo obstante, en el evento que un signo solicitado (mixto) contenga elementos adicionales que permitan determinar en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que no genere riesgo de confusión entre el público consumidor sobre su origen empresarial y/o contenga la autorización de la autoridad

adicionales que permitan determinar en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que no genere riesgo de confusión entre el público consumidor sobre su origen empresarial y/o contenga la autorización de la autoridad respectiva a la que alude la norma, podrá ser susceptible de acceder al registro marcario, todo ello dentro del estudio de registrabilidad que determina la norma Supranacional. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Juliett Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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