SIC - Concepto 3299

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 14-264573- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctora: Con el alcance previsto en lo artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad, con el número indicado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita se le informe acerca del cubrimiento de una marca registrada ante la Entidad, para distinguir servicios de la clase 44, por lo que pregunta, “… si con el registro de dicha marca, queda cubierta la actividad contemplada de venta de medicamentos en establecimiento comercial, más conocida como DROG UERIA ya que la descripción de la clase no se trae expresamente”.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Sup erintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. “(…) “6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: • Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de c oncesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012 - otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, nos permitimos manifestarle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible resolver, a través de c onceptos, situaciones particulares como las descritas en su comunicación, sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información general en relación con el tema planteado. De igual forma, es pe rtinente, advertir que la orientación que se brinda es sin perjuicio del análisis de registrabilidad que debe efectuar la Dirección de Signos Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODistintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con respecto a cada solicitud en particular y de confo rmidad con las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial.

3. Principio de especialidad

Tal y como lo establece el artículo 138 de la Deci sión 486 de 2000:“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios ...”, por lo que el registro de una marca y su protección ante la Superintendencia de Indu stria y Comercio se extiende solo a los productos o servicios incluidos y/o enumerados en la clase para la cual se concedió el título de registro, lo cual se ha denominado por la doctrina como el principio de la especialidad. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, con el registro se protege de manera exclusiva los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. Al respecto, el Proceso No. 95 -IP-2002 seguido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló: “ El derecho comunitario de marcas, contiene una serie de principios a partir de los cuales se derivan las principales reglas de aplicación práctica para

Al respecto, el Proceso No. 95 -IP-2002 seguido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló: “ El derecho comunitario de marcas, contiene una serie de principios a partir de los cuales se derivan las principales reglas de aplicación práctica para el reconocimiento de los mismos. Entre ellos podemos destacar el principio de la especialidad, según el cual el derecho otorgado a una marca registrada, recae solamente sobre los productos o servicios vincula dos a la clase a la que pertenecen”. (Resaltado fuera del texto) En tal virtud, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho de exclusividad del titular, derecho que solo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerc e la oposición frente a marcas que distinguen productos o servicios relacionados, enmarcados en clases diferentes a la del registro, o cuando se ejerce la oposición por la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor en un proceso de registro. El precitado Tribunal -TJCAen la misma interpretación prejudicial arriba referenciada No. 95-IP-2002, señaló sobre el tema:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“No obstante lo anterior el principio o regla de la especialidad no puede considerarse como de carácter absoluto puesto que, tanto la legislación relativa a la propiedad intelectual como la doctrina y la jurisprudencia, han establecido excepciones en el sentido de determinar que en ciertas circunstancias, la irregistrabilidad de un signo puede darse aún cuando pretenda distinguir productos o servicios incluidos en una clase internacional diferente a aquella dentro de la cual se encuentran clasificados los, productos o servicios de la marca registrada o solicitada previamente para registro. ‘Alberto Casado, al respecto del Princip io de Especialidad, menciona que: “...el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.” “(...) ‘El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto. Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes espe cíficamente señalados en la solicitud de

‘El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto. Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes espe cíficamente señalados en la solicitud de registro, no es menos cierto que al momento de determinar la confundibilidad de un signo ya registrado o solicitado para su registro con otro que pretenda serlo, el examinador no deberá restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos, sino que deben apreciarse también aquellos bienes respecto de los cuales se pueda originar confusión aun cuando pertenezcan a clases diferentes`”. En consecuencia, según lo establece la normativa vigente, el registro de una marca y su protección se extiende únicamente en relación con los productos o servicios amparados por el título de registro de la marca. Por l o tanto, en cuanto al interrogante expuesto, el registro de su marca que cubre servicios de la clase 44 sólo se circunscribe a los que en el título de concesión se establecieron y no a actividades diferentes, ni a los de “la venta de medicamentos, etc.”, dado que éstos pertenecerían a otra clase de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Clasificación Internacional de Niza

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 10 -IP-94: “ El arreglo de Niza es el inst rumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los exclui dos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario\". De conformidad con lo establecido en la Clasificación Internacional de Niza, la clase 35 comprende, entre otros, los servicios relativos a la “gestión de negocios comerciales y administración comercial”. Ahora bien, la nota explicativa de la mencionada clasificación señala: “La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es: “1) la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o 2) la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una

comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es: “1) la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o 2) la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios. “Esta clase comprende principalmente: • Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios al por menor, por comercios al por mayor, por medio de catálogos de venta por correo o por medios electrónicos, por ejemplo por medio de sitios web o de emisiones de televenta. • Los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos. • Los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEsta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio. “Esta clase no comprende, en particular: Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial (consultar la lista alfabética de servicios)”. No obstante, sugerimos consultar directamente la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.wipo.int, en donde encontrará la edición de la Clasificación Intern acional de Niza vigente y allí podrá servirse del listado alfabético de productos y servicios que aparece, junto con las notas explicativas de cada clase. Adicionalmente, puede consultar en nuestra página web, siguiendo la ruta: Normativa / Normas Supranacionales/ Clasificación Internacional de Niza, con el fin de obtener mayores elementos de juicio para determinar la (s) clase (s) que comprende los servicios a solicitar. Finalmente, cabe reiterar que estos criterios se señalan a manera de información general y sin perjuicio del análisis de registrabilidad que debe efectuar la Superintendencia de Industria y Comercio, con respecto a cada solicitud. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las

Finalmente, cabe reiterar que estos criterios se señalan a manera de información general y sin perjuicio del análisis de registrabilidad que debe efectuar la Superintendencia de Industria y Comercio, con respecto a cada solicitud. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Juliett Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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